智財新知-第0007期

本期智財新知

一、[中國] 中國加入海牙體系

二、[西亞 非洲] 西亞及非洲地區之智慧財產權相關新聞

三、[韓國] 使用人工智慧針對發明與新型專利申請進行可專利性檢索

四、[美國] 在互聯網時代下,學者對商標之通用性提出疑問


 

一、中國加入海牙體系

 

世界智慧財產權組織(WIPO)管理多種國際條約、協定,其中關於全球保護體系中的規範可方便加入條約或協定的國家之申請人[1]能用較簡便的程序,以單一份文件就可以準備向多國進行申請、維護智慧財產權。其中,規範專利相關事項之條約稱為專利合作條約(PCT)、規範商標相關事項之條約為馬德里協定、規範工業設計相關事項之條約為海牙協定。

 

以往中國申請人要向外國申請外觀設計專利,需以多種語言準備多份申請文件,分別向各國提交申請,此過程得花費許多時間及費用。

 

關於外觀設計專利,中國已在今年(2022年2月)提交加入書,申請加入海牙協定,並於2022年5月5日起生效。如此一來,可望大幅增加中國申請人向外國申請外觀設計專利,以及他國申請人向中國尋求外觀設計專利保護的動力。

 

根據海牙協定,向國際局提交的申請文件可包含屬於同一羅卡諾國際工業設計分類(LOC)中同一大類(第一階分類)的至多100個設計。但在進入國家階段時,各國家的專責機關可根據國內法規的實質要件駁回部分請求,申請人可參考WIPO撰寫的指引減少被駁回的機會,或作好進行分割或修改的準備。

 

另外,因透過海牙協定之申請程序將包含向國際局遞送文件的費用及後續指定進入不同國家的費用,如果將來欲取得專利保護的國家實際上例如少於4國,透過海牙協定所需花費的金額就不一定比單獨進行各國之申請便宜,關於此部分的費用則可參考WIPO製作的費用試算工具作進一步的考量。

 

另需留意的是,香港及澳門為特別行政區,設置有獨立的知識產權單位,因此本次所提的加入書有特別說明,除非另行通知否則不適用香港特別行政區和澳門特別行政區。

 

[1]締約國的國民、在締約國境內有居住所或在締約國中具有有效的工業或商業機構的自然人或法人。

 

 

參考

超連結:進入國家階段避免拒絕的指引

超連結:費用試算工具

 

 

羅均瑋 (Chun-Wei Lo)

瑞智智財團隊 專利顧問


 

二、西亞及非洲地區之智慧財產權相關新聞

 

關於國際專利申請程序及相關程序規定,近日以下西亞及非洲國家作出調整:

 

1.阿爾及利亞(Algeria)

阿爾及利亞於2021年12月30日發布了新的財政法案(Finance Act for 2022),其中包括了外國人的新稅收政策,以及當地代理人的增值稅(Value Added Tax,VAT)。從2022年1月1日起,於當地進行的智慧財產權相關業務,預計將面臨約19%的稅額調整。

 

2.阿富汗(Afghanistan)

阿富汗的商業及工業部(Ministry of Industry and Commerce)宣布了關於智慧財產權的新官方規費,其中部分規費增加近100%,不過由於當地貨幣(AFN)的大跌,該規費的調整預計不致於有相同增幅的影響。對此,我們將持續關注幣值及當地代理人的服務費用,觀察是否會對智慧財產權的服務造成影響。

 

3.沙烏地阿拉伯(Saudi Arabia)

長期以來,沙烏地阿拉伯並未加入「海牙外國文書免除驗證公約(The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents),簡稱海牙認證公約(Apostille Convention)」。因此,外國官方(例如,經濟部智慧局、智慧財產及商業法院)的文件,或是授權書(POA)、註冊文件等,都需要經過一個沙烏地阿拉伯官方的合法化程序,始能獲得承認,造成許多程序變得冗長及耗時。為了改善此狀況,沙烏地阿拉伯於近日已被准予加入海牙認證公約,並預計將於今年完成加入的程序(具體時間仍待關注)。

海牙認證為海牙公約體系(The Hague Conventions)38項公約中相當重要的一項,根據該認證,可大幅改善文件的流通、減少驗證所產生的成本、提供便捷的單一管道(適用全部的締約國)、促進中東區域的經貿活動。

 

4.伊拉克(Iraq)

伊拉克已於2022年1月31日加入專利合作條約(The Patent Cooperation Treaty,PCT),並將於2022年4月30日正式生效(需注意,目前伊拉克的專利申請仍需依據《巴黎公約》之規定主張優先權)。

PCT會員國資格生效以後,申請人即可經由PCT的申請程序向伊拉克提出國際申請及進入國家階段。主張優先權者,則可自先申請案的申請日(即優先權日)起12個月內申請PCT國際申請案(國際階段),並自優先權日起30個月內向各指定國分別提出PCT國家階段的申請案(國家階段),且可依據先申請案來主張優先權。若無主張優先權者,可自PCT國際申請日起30個月內向各指定國分別提出國家階段的申請。

 

參考

超連結:阿爾及利亞-2022年財政法案

超連結:阿富汗商業及工業部網站

超連結:國際海牙認證服務

超連結:WIPO網站-PCT現有締約國之公告

 

 

洪鼎杰 (Jason Hung)

瑞智智財團隊 專利顧問


 

三、使用人工智慧針對發明與新型專利申請進行可專利性檢索

 

韓國智慧財產局(Korean Intellectual Property Office,KIPO)從2021年底開始針對發明專利與新型專利申請之審查開發一套人工智慧(Artificial Intelligence,AI)檢索系統(下稱「技術性專利檢索系統」),且於2022年3月25日正式使用此檢索系統。

 

關於「技術性專利檢索系統」,即使審查官沒有預先將關鍵字輸入,人工智慧亦會從專利待審查文件中擷取出關鍵字,並依據程度推薦出最相關的先前技術。為了開發該系統,韓國智慧財產局使用了500萬件專利文件作為人工智慧的學習資料庫,並利用專利文獻中的資訊(例如:關鍵字、合作專利分類(CPC)等)來進行相關程度的判斷,以大幅度地提高檢索的正確性。

 

除了「技術性專利檢索系統」,韓國智慧財產局業已成功地人工智慧檢索技術運用在圖形商標及設計領域之審查工作上。由此可知,韓國智慧財產局已逐步將人工智慧檢索技術運用在智慧財產權的各領域,藉以提高審查及審判工作的效率,並加速政府的數位化轉型。

 

參考

超連結:韓國智慧財產局

 

 

洪鼎鈞(Ting Chun Hung)

瑞智智財團隊 日本業務負責人


 

四、在互聯網時代下,學者對商標之通用性提出疑問

 

2012年David Elliott及Chris Gillespie(以下簡稱為Elliott)主張GOOGLE的文字商標應被理解為商品或服務的通用名稱,因此聲請法院廢止之。Elliott之主要理由為「大眾已將GOOGLE當作進行網路搜尋的動詞,因此構成通用性使用」,惟最終第九巡迴上訴法院不認同其主張,並於2017年做出谷歌公司(Google LLC)勝訴之判決。

 

簡述之,第九巡迴上訴法院認為Elliott誤解商標通用化的定義,指出只有在商標對公眾而言的主要意義被當作無關其來源之特定商品或服務的名稱時,才可稱為通用化。如此,本案的主要爭點應在於「GOOGLE這個字詞對於公眾而言的主要意義是作為網路搜尋引擎的通用名稱,還是作為識別谷歌搜尋引擎的標誌」,如果是後者則不構成通用化。也就是說,通用化係受到公眾的觀念所左右,判決更引述J. Thomas McCarthy[1]曾說道「隨著時間推移,商標權人可能變成通用化的受害者」。

 

然而,在網路發達的現代,人們大量仰賴網路搜尋引擎搜尋商標,學者Cameron Shackell便基於此前提重新提出「通用性是否仍有被充分定義?」[2]的疑問,並以GOOGLE作為示例[3],認為由於GOOGLE參與搜尋流程,而在消費者心中享有結構上和語義上的優勢,故搜尋公司的商標在經濟效果上等同於通用商標,且應足以構成一個新類別,其功能為『超級通用』(super-generic)。

 

Shackell主要從經濟學的角度和消費者決策的角度討論了此問題。首先,其改寫了Landes和Posner(1987)有關商標法的經濟效果模型,指出在互聯網發達的時代,提供資料的科技成為影響物品價格的重要因素,原因在於提供搜尋的公司直接左右了消費者搜尋特定物品的搜尋成本(search costs),而佔有主導地位的公司被認為能夠壟斷消費者的注意力,還可以向其他公司收取為降低搜尋成本、讓標誌突出顯示的廣告費用。過往幾乎沒有公司可以通過商標的反身使用(reflexive use)獲得壟斷回報,但這造成的影響因提供免費搜尋而被掩蓋。

 

接著,Shackell指出這樣的影響更從消費者決策中使用通用術語和商標的順序中可見一斑。以往,消費者通常是根據通用術語搜尋與該術語相關的商標,而在互聯網時代,消費者卻需先認知到搜尋公司的商標(例如:GOOGLE)才能進行搜尋,而搜尋公司的商標佔據了搜尋初始位置(search initiation),且會伴隨著所有通用術語一起出現。而且,GOOGLE對消費者的影響已不僅限於互聯網搜索,消費者實際上會使用搜尋網頁來找尋非常多其他商標,因此應被認知為『超級通用』。

 

綜合而論,Shackell認為例如GOOGLE這樣的商標確實是一個因時代變化產生的特殊案例,應被更廣泛的探究與梳理,避免過時的規定促成壟斷企業的崛起。不過,他也肯認這種商標產生的社會成本和隱藏的外部性是普遍且複雜的,以致於可能需要許多年後才可能被充分感知及理解,因此認為現階段也許僅能倚靠普通法先例來治癒,並希望法院可以注意這類商標的反身性,將超通用特點解釋為傳統證據的乘數(multiplier)。

 

[1] 1998年第四版《麥卡錫論商標與不正當競爭》(McCarthy on Trademarks and Unfair Competition)的作者
[2] 文章於2021年線上發布於《科學、技術和人類價值》(Science, Technology, & Human Values)期刊,doi:10.1177/01622439211055482
[3] 根據2020年11月的一份統計資料顯示,谷歌搜尋網頁擁有最多的瀏覽量

 

參考

超連結:第九巡迴上訴法院之判決

超連結:Shackell發表之文章

 

 

羅均瑋 (Chun-Wei Lo)

瑞智智財團隊 專利顧問