本期智財新知
一、[台灣] 單一引證案之不同實施例得相互組合，據以審定專利不具進步性
二、[台灣] 逾期之專利修正，若趕在「處分送達前」提出，經濟部智慧財產局是否會受理？
三、[台灣] 最高行政法院提醒：解釋申請專利範圍，不應只看字面，亦不得將說明書內容直接讀入
一、單一引證案之不同實施例得相互組合，據以審定專利不具進步性
標題：單一引證案之不同實施例得相互組合，據以審定專利不具進步性
最高行政法院於113年度上字第233號判決（民國115年4月29日宣判）中維持原判，裁定在判斷發明專利之進步性時，若單一引證文件內不同實施例所揭露的技術內容具有作用與功能上的共通性，則這些個別實施例得相互結合，據以認定專利不具進步性。
本案爭點源於橙的電子（Orange Electronic）所擁有的發明專利為參加人（為升電裝）提起舉發，智慧財產局（TIPO）審查後認定該專利相較於單一引證案不具進步性，因而做出舉發成立應予撤銷之處分。專利權人不服提起上訴，核心論點主張：原審法院將單一引證中散落於不同實施例（第1、2、4、10實施例）的個別技術特徵強行拼湊、組合，卻未論證這些獨立實施例之間究竟有何「組合動機」，違反了專利審查基準，屬於判斷違法。
最高行政法院否定了專利權人的主張，並明確釐清了進步性的審查標準。法院指出，審查進步性時，不僅可以結合多份不同的引證文件，亦得結合「單一引證文件中不同部分之技術內容」。只要該單一引證案中各實施例所揭露的技術，在作用與功能上具備共通性，且彼此間沒有不能結合的排他情事，發明所屬技術領域中具有通常知識者（PHOSITA）即存在動機將其結合。
參考資料
羅均瑋 （Chun-Wei Lo）
瑞智智財團隊 專利及商標顧問
二、逾期之專利修正，若趕在「處分送達前」提出，經濟部智慧財產局是否會受理？
於專利申請案中，對於逾越指定期間，但在行政處分送達前提出之修正，經濟部智慧財產局（簡稱「智慧局」）是否有義務受理？智慧財產及商業法院（簡稱「法院」）於114年度行專訴字第55號判決中，對此爭點作出了明確的見解。
本案之原告（專利申請人）發明專利申請案的再審查階段，接獲被告（智慧局）發出之審查意見通知函，指定申復或修正之期限為114年5月5日前，原告遲至114年5月16日始提出修正。被告不受理該修正，並作出不予專利之處分。原告不服，歷經訴願駁回後，向法院提起本案之行政訴訟。經審理後，法院駁回原告之訴，其判決理由可歸納為以下三個面向：
- 專利法第43條為第17條之特別規定，應優先適用
專利法第17條第1項規定「遲誤法定或指定之期間者，除本法另有規定外，應不受理。但遲誤指定期間在處分前補正者，仍應受理」。
法院指出，為了避免申請人一再提出修正，導致延宕審查時程，已於專利法第43條明文規定「申請人僅得於指定期間內提出修正」。因此，專利法第43條即屬於第17條第1項之「除本法另有規定外」，自應優先適用第43條，故本案並不適用第17條第1項。
- 「處分前」是指「處分作成前」，而非「處分送達前」
針對第17條第1項但書之「但遲誤指定期間在處分前補正者，仍應受理」，法院澄清所謂的「處分前」，係指行政處分或決定「作成前」，而不是「處分送達前」。
於本案中，原告雖主張於處分送達前已提出修正，但如上述第17條第1項之規定，原告提出修正與被告發出處分為同一日（114年5月16日）。也就是說，原告提出修正時，被告早已作出處分，且被告在作成處分前根本無從知悉申請人會提出修正，自然無從受理補正，故本案並不適用第17條第1項但書之規定。
- 例外的受理修正時，不得延宕審查
根據專利審查基準第二篇第七章，逾指定期間提出之修正，如不須重行檢索（例如，刪除審查意見中不准之請求項，並保留可核准之請求項），且受理後「不致延宕審查程序」，始能例外受理該修正。
於本案中，原告修正後之請求項尚有不明確的疑義（違反專利法第26條第2項），法院認為，此非形式上小錯誤，若被告予以受理，勢必還要另行發出審查意見，將會造成延宕審查程序，故被告拒絕受理係於法有據的。
附帶敘明，本判決目前尚非確定判決，之後若經原告提起上訴，則本判決之法律見解仍有待最高行政法院進一步審查。
參考資料
洪 鼎杰 （Jason Hung）
瑞智智財團隊 專利師
三、最高行政法院提醒：解釋申請專利範圍，不應只看字面，亦不得將說明書內容直接讀入
最高行政法院114年度上字第160號判決涉及發明專利申請案中，申請專利範圍應如何解釋的問題。此判決值得注意之處在於法院一方面再次強調：發明專利權之保護範圍，原則上仍以申請專利範圍為準，但另一方面也提醒，請求項的解釋不應機械地停留在字面，而應由熟習該項技術者參考說明書及圖式，結合發明目的、所欲解決之問題、對應之技術手段及其作用效果，給予技術特徵最寬廣合理之解釋。
法院指出，申請專利範圍的功能，在於記載構成發明的技術特徵，並據以界定專利權保護範圍。因此，未記載於申請專利範圍的事項，原則上不在保護範圍之內。不過，說明書對請求項的記載，往往只是就請求保護範圍作必要敘述，文字上也可能存在尚未臻於明確之處。在此情況下，若僅拘泥於請求項文字的表面意義，反而可能無法正確掌握技術特徵在整體發明脈絡中的真正內涵。
也因此，法院採取的重點並不是「只看請求項」或「以說明書取代請求項」，而是要求在二者之間維持適當界線：解釋請求項時，可參考說明書及圖式來理解技術特徵的合理意義與範圍，但不得反過來將說明書或圖式中未寫入請求項的技術特徵，直接導入請求項作為限制。換言之，法院在本案再次確認了解釋申請專利範圍時應遵守的「禁止讀入原則」。
從專利申請與爭議處理的角度來看，本判決有兩個相當實務的提醒。第一，撰寫請求項時，仍應盡量把真正想保護的技術特徵寫清楚，避免過度期待日後完全依賴說明書補足關鍵界線。第二，於爭訟或審查過程中主張請求項解釋時，固然可以援引說明書與圖式說明技術脈絡，但仍須特別留意，不宜把僅存在於實施例或說明內容中的細節，直接當成請求項的必要限制條件。否則，可能不當限縮對外公告的權利範圍，而不利於權利人主張。
參考資料
曾子軒（Frank Tseng）
瑞智智財團隊 專利顧問