本期智財新知
一、[台灣] 最高行政法院判決有關設計專利優先權「相同設計」之認定標準
二、[台灣] 當「一體成形」碰上擬制喪失新穎性:安全注射器專利爭議的啟示
三、[台灣] 「直接置換」是否屬於「擬制喪失新穎性」之判斷基準?—最高行政法院114年度上字第577號判決
一、最高行政法院判決有關設計專利優先權「相同設計」之認定標準
最高行政法院於113年度上字第167號判決(2026年3月4日宣判)中維持原判,並認為優先權基礎案與後申請案之間的視圖數量差異,並不當然導致優先權主張失效。
本案爭點源於德商賓士集團(Mercedes-Benz)之一件「車輛頭燈」設計專利。專利權人主張德國優先權,但德國基礎案僅包含立體圖及四面視圖(前、俯、右),而後續向台灣提交的申請案則依我國當時規定提交了立體圖及完整的六面視圖。舉發人據此主張,台灣申請案揭露了更多視圖,兩者形式上不一致,不符合專利法規定之「相同設計」,故不應認可其優先權。
最高行政法院否定了這種形式主義的見解。法院釐清,優先權主張所稱之「相同設計」,並非指基礎案與後申請案在圖面揭露與文字記載上必須完全一致。相反地,認定基準應在於:該技藝領域中具通常知識者(PHOSITA),在比對後申請案圖面與基礎案圖說之全部內容後,其「整體視覺印象」是否並無不同。
法院指出,只要設計的主要特徵已在基礎案中充分揭露,即便後申請案為了符合各國規費或法規(如提交六面視圖)而補足不影響視覺印象的視圖,仍應認可其優先權。此判決為需要應對各國製圖規定差異的國際申請人提供了實務上重要的彈性與保障。
參考資料
羅均瑋 (Chun-Wei Lo)
瑞智智財團隊 專利及商標顧問
二、當「一體成形」碰上擬制喪失新穎性:安全注射器專利爭議的啟示
在智慧財產及商業法院114年度行專訴字第34號判決中,法院處理一件有關安全注射器及針座的發明專利舉發爭議。判決首先重申「擬制喪失新穎性」之基本概念:若申請專利之發明,與申請在先但於其後始公開之專利案所載內容相同,即不得取得專利,而所謂「內容相同」,除完全相同外,亦包括差異僅在於文字記載形式,或僅屬該技術領域通常知識下可直接置換之技術特徵。
本案中,雙方(原告:專利權人/被告:經濟部智慧財產局)實際爭執的請求項為請求項1、3、4、7。就系爭請求項1而言,專利權人主張其針座之座體與卡扣部採一體成形/一體連接設計,較證據1中以轉接座套設針頭座的分離式結構更具安全性、穩定性,且可降低拆卸時掉落及液體洩漏風險。然而,法院認為擬制喪失新穎性的判斷,無須比較置換後整體技術手段之功效異同,只要差異特徵屬通常知識可直接置換,即仍可能構成內容相同。法院因而認定,在證據1的分離式結構和系爭請求項1的一體成形結構皆具有將安全套筒定位之功能的情況下,將證據1的分離套接結構改為一體成形/一體連接,僅屬通常知識的直接置換,系爭請求項1因此擬制喪失新穎性。
至於其餘系爭請求項,法院亦未接受專利權人主張。就系爭請求項3,法院認為其「第一端部壓抵於卡扣部」與證據1中「第一環狀凸肋與彈性翼片相互卡設」在實質技術上並無不同。就系爭請求項4,法院認為其「卡塊」與「減薄段」對應於證據1的大環部與彈性翼片,差異僅在形式或文字表達。就系爭請求項7,法院同樣認為一體連接式結構及減薄段等特徵,或屬通常知識直接置換,或僅為形式差異,實質上與證據1相同。基此,法院認定證據1足以證明系爭請求項1、3、4、7均擬制喪失新穎性,原告主張全部未獲採納。
本判決對專利申請與爭訟實務的提醒在於:若申請人希望納入並於後續主張有別於先前技術的重要特徵(例如本案中的「一體成形」特徵),除應於請求項中妥善界定外,亦宜於說明書中清楚交代該配置所帶來的具體技術效果。否則,若僅是將既有元件改為一體式結構,而未能透過客觀證據證明其具有超出通常知識直接置換的技術意義,該差異即可能不足以避免被認定為擬制喪失新穎性。
參考資料
曾子軒(Frank Tseng)
瑞智智財團隊 專利顧問
三、「直接置換」是否屬於「擬制喪失新穎性」之判斷基準?—最高行政法院114年度上字第577號判決
本案涉及「菌菇培植包的封蓋」新型專利(下稱「系爭專利」)之舉發案。舉發人以證據2主張系爭專利違反專利法第120條準用第23條「擬制喪失新穎性」之規定,經經濟部智慧財產局(被上訴人)審定撤銷專利。專利權人(上訴人)不服,歷經訴願及智慧財產及商業法院(下稱「IPCC」)駁回後,遂上訴至最高行政法院。
「擬制喪失新穎性」係規定:「申請專利之新型,與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者,不得取得新型專利」。
於本行政訴訟中,主要聚焦於證據2所揭露的「透孔211」能否直接置換成系爭專利請求項1的特別技術特徵A「該透氣孔的孔緣與該底壁相接」,以及證據2所揭露的「蓋合或扣合」能否直接置換成請求項7的特別技術特徵C「該透氣片是以膠合的方式固定於該結合面」。
最高行政法院引用了專利審查基準關於「擬制喪失新穎性」之判斷基準(詳參《專利審查基準第二篇發明專利審查基準於第3章第2.6.4節》)。亦即,擬制喪失新穎性所稱之「內容相同」,係指(1)完全相同,(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接無歧異得知之技術特徵,(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念,(4)差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。
最高行政法院指出,我國針對「擬制喪失新穎性」係採用擴大新穎性之認定方式,其與進步性之概念有所不同。具體來說,擬制喪失新穎性之判斷基準涵蓋了上述(1)~(4)之四種情事,且直接置換是判斷置換前後之「技術特徵本身」是否具有相同功能,而不是考慮置換前後之「整體技術手段」是否產生相同功能。
此外,最高行政法院亦對於「所屬技術領域具有通常知識者」(下稱「PHOSITA」)作出說明,PHOSITA乃一虛擬之角色,並非具體存在,其技術能力須藉由外部證據資料予以具體化。在專利訴訟實務中,專利之技術分類、專利申請時之技術水平,均得作為認定此虛擬角色能力之參考資料。
綜上所述,最高行政法院認定,PHOSITA依據申請時的通常知識,確能將證據2之「透孔211」及「蓋合或扣合」直接置換成系爭專利的特別技術特徵A及特別技術特徵C,並且IPCC對於PHOSITA技術水準的認定亦無違法之處,最高行政法院遂判決「上訴駁回」。是以,最高行政法院於本判決確立了直接置換係屬於「擬制喪失新穎性」之判斷基準,並釐清PHOSITA及其技術水準的認定規則。
參考資料
洪 鼎杰 (Jason Hung)
瑞智智財團隊 專利師