筆者：洪瑞章 董事長（Russell Horng）
內文已1998年11月發表在國立交通大學企業法律中心《1998全國智慧財產權研討會》論文
目錄
摘 要
壹、專利之基本要件
貳、專利基本要件的法律漏洞
參、總結
參考文獻
摘 要
「先申請主義」排除「先發明主義」抵觸程序(Interference procedure)的複雜制度設計，以一方面免去當事人爭執發生時的舉證困難，另一方面又可督促發明人藉由專利制度化的途徑，早日將其新而有用之技術詳實揭露，俾兼顧其自身之權利及社會大眾之公益。因之「先申請主義」已壓倒性地成為國際專利制度之主流。我國亦擇取「先申請主義」的制度，以符合國際潮流。惟現今國際間選擇「先申請主義」的國家絕大多數均已同時採行「早期公開—請求(延遲)審查制度」，而此種制度與我國現行之「逕行審查制度」間存在著本質上之差異，因此在參酌各先進國家之專利制度，以制訂我國特有的專利法規時，難保不會出現扞格唐突，窒礙難行的窘境，及疏未規範的法律漏洞，影響所及，專利審查基準所訂之原則，或審查委員之觀念偶有不合專利法理與邏輯之現象，致若干個案出現爭議性之審定。該等情形不僅有害當事人之權益，亦有損專利專責機關之威信。本文擬針對我國專利法規及審查基準就落實「先申請主義」之原則及「專利要件」之判斷規定可能存在的若干法律漏洞及問題，略做探討。
壹、專利之基本要件
1.1 發明之定義及不予發明專利之項目
專利法第十九條規定「稱發明者，謂利用自然法則之技術思想之高度創作。」實務上亦將「發明」定義係利用自然法則所產生的技術思想，表現在物或方法或物的用途上者 (註[1])。茲以下列簡圖表示之：
註[1]： 經濟部智慧財產局編印「專利審查基準」，第1-1-1~1-1-3頁，2000年1月。
因此不符專利法第十九條所定義之「發明」者，均非屬專利法所欲保護之發明類型，其適例如下：
一、自然法則本身－例如能量不滅定律、萬有引力定律等；
二、單純之發現－例如天然物或自然現象之發現等，雖亦屬人類之行為，但並非創造性之活動；
三、違反自然法則－例如違反熱力學第二定律，或關於永動機的設計等；
四、非利用自然法則－例如商品之金字塔式直銷方法等；及
五、非技術思想－例如桌球之特殊發球方式，馬戲團之表演特技，或繪畫、雕刻之藝術創作等。
有些「發明」雖然符合專利法第十九條之定義，但基於政策性之考量或道德之原因，仍有不予發明專利之可能。專利法第二十一條第一項即作如下之規定：
一、動、植物新品種－例如實驗用哈佛鼠、蘭花新品種等；
二、人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法－減輕病痛、抑制病情之方法、預防疾病之方法、義肢之安裝、器官移植、整容手術及為進行手術而實施之麻醉方法等俱屬之；
三、科學原理或數學方法－例如萬有引力定律 (此屬自然法則本身)、圓錐體表面積或球體容積之計算方法 (此係利用數學公式及人類推理力等智力活動而達成，非屬利用自然法則)；
四、遊戲及運動之規則或方法－例如撲克牌的新玩法、六人組的籃球運動新規則，此等係利用人類的推理力、記憶力、技能、及偶然性等而達成，非屬利用自然法則；
五、其他必須藉助於人類推理力、記憶力始能執行之方法或計劃－例如使人發笑的方法、旗語通信方法、教導猴子打高爾夫球的訓練方法等；及
六、發明妨害公共秩序、善良風俗或衛生者－例如遠距離引爆加油站之方法或設備 (妨害公共秩序)、灌水銀之磅秤 (唯一用途係用來偷斤減兩，故既妨礙社會交易秩序亦有害善良風俗)、性虐待之器械 (妨害善良風俗)、吸食鴉片、強力膠之用具及方法 (妨害衛生)。
一項發明若係上述非屬專利法所欲保護之發明類型，或為專利法第二十一條之不得予以發明專利者，則不論其內容之難易程度與產業價值之高低，均不得予以專利保護。
1.2 專利之基本三要件
一項技術必需通過專利法第十九條之「發明類型」與同法第二十一條「不得予以發明專利之項目」的檢視，才有資格接受專利法第二十條之各種專利要件的審查。
按專利法第二十條第一項規定，凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依專利法申請取得發明專利：
一、申請前已見於刊物或已公開使用者。
二、有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。
三、申請前已陳列於展覽會者。
同條第二項規定，發明係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，雖無前項所列情事，仍不得依專利法申請取得發明專利。
因此申請專利之發明，基本上應滿足以下三項要件，始有取得發明專利之可能。此三項要件，即稱為專利之基本三要件。
一、產業上利用性：即具有專利法第二十條第一項規定之「可供產業上利用」。
二、新穎性：即不具有專利法第二十條第一項第一款至第三款規定之情事之一。
三、進步性：即不具有專利法第二十條第二項規定之情形。(註[1])現行「專利審查基準」係經濟部智慧財產局 (以下稱「智慧局」) 於民國89年元月後所陸續發行，該「專利審查基準」對上述專利之基本三要件的審查方式與標準有極詳盡之說明，其對專利審查委員的審查工作及申請人尋求專利保護的準備工作與答辯方式，均有重大的參考價值與貢獻。惟由於現行專利法對於專利要件的規定存有漏洞，故導致「專利審查基準」的少部份擬定內容存有違反法理、邏輯的疑慮，影響所及，審查委員對專利要件的審查概念出現偏差、拿捏失準、甚至引證錯誤，在個案處於法律漏洞實質涵蓋之範圍，便難免有再三發生之遺憾。
以下僅就專利法上與專利要件相關的若干可能法律漏洞，作粗淺之探討。
註[1]： 同註1一書，第1-2-1頁。
貳、專利基本要件的法律漏洞
2.1 法律漏洞的意義與類型
所謂法律漏洞，係指關於某一個問題，法律依其內在目的及規範計劃，應有所規定，而未設規定而言。法律漏洞的基本特徵在於違反計劃。假如法律是一座圍牆或一個花瓶，則牆的缺口、花瓶的破洞，即屬法律的漏洞，因為圍牆或花瓶依其本質本應完整無缺，今則有缺口破洞，實違反牆之為牆、花瓶之為花瓶的設計目的，自應予以填補。
與法律漏洞，應嚴予區別的，係所謂立法政策上的錯誤，學者有稱之為「非固有漏洞」，即關於某項問題，自立法政策言，應設規定而未設規定 (註[1])。
例如專利法第四十四條第四項規定「依第一項第三款所為之補充或修正，除不得變更申請案之實質外，如其補充或修正係在發明專利案『審定公告之後』提出者，並須有下列各款情事之一始得為之」設有專利申請人某甲在接獲智慧局「應予專利」的審定書之「後」，但在其專利申請案被公告之「前」，認其申請案有補充或修正之必要，則不得在此期間內依本條文規定提出申請。某甲亦不得主張「類推適用」，蓋專利法未明定「審定後公告前」得提出補充或修正，乃立法政策上之決定，非屬法律漏洞，縱有不當，亦屬立法論的問題，法院、專利專責機關或任何人均不得藉類推適用專利法第四十四條第四項規定，自創法律。
就新式樣專利異議事件而言，專利法第一一五條漏未規定同法第一○七條屬新式樣專利異議之法定事由，此亦為「非固有漏洞」之問題，同樣不得藉類推適用而創造原先未設之法律規定。
牆之有缺口，或由於自始施工不善，或由於其後風雨侵蝕。法律之發生漏洞，有為立法之際疏未規定，學說上稱為「自始漏洞」。有為其後因社會經濟變遷而產生新的問題，立法之際未及預見而未設明文規定，學說上稱為「嗣後漏洞」。
關於法律漏洞的分類，最值得重視的是所謂「公開性漏洞」及「隱藏性漏洞」。「公開性漏洞」指關於某項法律問題，法律依其內在體系及規範計劃，應積極設其規定，而未設規定者而言。此類法律漏洞最屬常見，應「類推適用」其他性質最為接近的法律規定加以填補。
而所謂的「隱藏性漏洞」即關於某項規定，依法律之內在目的及規範計劃，應消極地設有限制，而未設此限制而言。其填補之道，係將此項規定的適用範圍，依法律規範意旨予以限縮 (目的性限制)。類推適用的法理，在於「相類似者，應為相同的處理」；目的性限縮的法理，則在於「非相類似者，應為不同的處理」，均係基於正義之要求 (註[2])。
關於「目的性限縮」，最典型的例子便是民法第一○六條關於自己代理的規定。民法第一○六條規定：「代理人，非經本人之許諾，不得為本人與自己之行為，亦不得既為第三人之代理人，而為本人與第三人之法律行為。但其法律行為，係專履行債務者，不在此限。」例如A授權於B，代理出售某屋，則B不得自己購買該屋 (自己代理之禁止)，亦不得同時代理C購買該屋 (雙方代理之禁止)。違反此項規定者，其法律行為應得A或C之承認，始生效力，立法意旨在於避免利益衝突。
例如甲贈某畫與其七歲之子乙，並即為交付，則甲之贈與有效，依民法第七十七條但書之規定，乙雖為限制行為能力人，但其受贈動產，係純獲法律上之利益，亦得為有效之承諾，依民法第四○六條及第七六一條之規定，贈與契約及物權行為，均屬有效，乙係有法律上原因取得該畫之所有權。
惟假設乙僅五歲，為無行為能力人，則依民法第七十六條之規定，須由其父甲 (法定代理人) 代為意思表示，並代受意思表示，因而發生自己代理問題。本人乙係無行為能力，不能對之為允諾，贈與又難謂係專為履行債務，依民法第一○六條之規定，甲父與乙子間的法律行為 (贈與契約及物權行為)，似不生效力，然此實不足保護無行為能力人的利益，故須對民法第一○六條禁止自己代理的規定，作目的性限縮，就法定代理人單純贈與無行為能力人的案例類型，再設例外，使其法律行為得發生效力，蓋其無利益衝突之弊，兼足貫徹現行民法保護無行為能力人的基本原則 (註[3])。
註[1]： 王澤鑑著「民法學說與判例研究」，第八冊，第66 ~ 67頁，1996年10月。
2.2 專利基本要件所面臨的法律漏洞
一、產業上利用性
依專利法第二十條第一項之規定，申請專利之發明必須為「可供產業上利用之發明」。所謂之「產業」，其定義在專利法中雖未明文加以規定，惟依通說係指廣義的產業而言，其範圍涵蓋工業、礦業、農業、林業、漁業、水產業、畜牧業，及用來輔助產業發展的交通運輸業等。因此「產業」二字雖因未具體定義而有賴實務之解釋，但此並非法律漏洞，對專利實務之運作而言，亦無肇致紛擾之疑慮。
可供產業上利用之發明方有「促進產業發展」之可能，由專利的角度予以評價，才有加以「鼓勵、保護」之必要。反之「非可供產業上利用之發明」則不在保護之列，其類型又可概分如下：
(一)、未完成之發明－此種類型又可細分為：
1、欠缺達成目的之技術手段的構想；及
2、有技術手段但顯然不能達成目的之構想。
前者包括欠缺達成目的之「全部」技術手段；及欠缺達成目的之「部分」技術手段。值得注意的是，「產業上利用性」與專利法第二十二條第三項所規定之「充分揭示」均涉及到發明技術的能否被實施、利用，因此兩者之間具有一定的關係，而此種微妙之關係也常令專利審查委員、代理人及申請人感到混淆，並互為誤用，故實有加以釐清之必要。
簡單而言，「產業上利用性」(尤其是發明應具備達成目的之技術手段) 係對一項發明就「本質上」的要求，而「充分揭示」則是對專利說明書及圖式就「形式上」的要求。即在後者之情形，如果申請人於撰寫專利說明書時足夠謹慎，則未充分揭示之缺陷是可以避免的。而即使不幸存有此種缺陷，申請人亦有可能重新仔細、完整地撰寫專利說明書，再提出申請，俾將此種「後天」產生的缺陷，加以克服。反之，前者之情形是一種「先天」、「本質上」的缺陷，亦即該種發明在產業上沒有利用之價值，因此無論申請人如何補充及修正專利說明書，都無法加以克服。
換言之，本段所言「未完成之發明」的兩種類型，均屬「先天」、「本質上」之缺陷，其與未充分揭示，致熟習該項技術者不能瞭解發明內容並據以實施之「後天」、「形式上」的缺陷，必需加以區隔。
至於「有技術手段但顯然不能達成目的之構想」的情形，例如一種淨化都市空氣之系統，包括複數個空氣過濾裝置，逐一設置於每個十字路口中央，以過濾交通工具所排出之廢氣。
(二)、非可供營業上利用之發明－例如用力深吸再連續輕吐煙圈之抽菸方法，或使異性傾心的特殊眼神表達方法等。
(三)、實際上顯然無法實施之發明－例如欲避免使用消耗能源並製造空氣污染之交通工具，而建造一座由台北市直達紐約市的快速溜滑梯等 (註[1])。
二、新穎性及進步性
一項具有產業上利用性之發明與同類先前技術間尚必需存有足夠之差
異，才有獲准專利之可能。此處所指之「差異」應該由兩個層面來加以觀察，首先是「量上的差異」，其次是「質上的差異」。「量上的差異」係指申請專利之發明與先前技術相較，其技術內容與特徵上的不同幅度，由熟習該項技術者的角度觀之，必須足夠「明顯」，亦即量上的差異在技術上應該具有意義，並易於區別。
當「量上的差異」之幅度受到肯定之後，還必需接受「質上的差異」之檢視，此時的審查重點，則改為評價由先前技術之指引力而推知申請專利之發明是否可能，亦即由觀察先前技術的指引而預見到申請專利之發明的可能性，必須「不明顯」。
概念上，前述「量上的差異」判斷即屬「新穎性」的審查，而「質上的差異」判斷，則為「進步性 (或非顯而易見性)」的審查。
三、專利要件可能存在的法律漏洞
專利法第二十條第一項第一至三款明文規定破壞一項發明之「新穎性」的情形有下列數種：
(一)、第一款
1、申請前已見於刊物；或
2、申請前已公開使用。
(二)、第二款
1、有相同之發明申請在先並經核准專利者；或
2、有相同之新型申請在先並經核准專利者。
(三)、第三款
申請前已陳列於展覽會者。
上述第一款的情形概念上尚可細分為下述三種態樣：
(一)、出版物公開－包括本國專利文獻、外國專利文獻及非專利文獻等公開性文件。
(二)、使用公開－指由公開使用之行為致發明之技術內容成為公知狀態，或處於不特定人得以使用該發明之狀態者，包括製造、使用、銷售、進口以及模型展示或產品公開標售等。
(三)、其他方式公開－例如口頭交談、報告、討論會發言、廣播、電視或電影報導宣傳等 (註[1])。目前國內則將此類型之公開劃屬出版物公開之「已見於刊物」之範疇 (註[2])。
至於第二款所指之「申請在先並經核准專利」之情形，由文義上觀之則似乎涵蓋下列三種情形：
(一)、先申請案之發明或新型在後申請案申請日「之前」即已核准專利及公告於專利公報；
(二)、先申請案之發明或新型在後申請案申請日「之前」核准專利，但在後申請案申請日「之後」才被公告；及
(三)、先申請案之發明或新型在後申請案申請日「之後」才核准專利及公告。
我們可將專利法第二十條第一項第一至三款所規範之各種情形分別以下列圖形來加以表示 (F0：先申請案之申請日；F1：後申請案之申請日；A0：先
註[1]： 專利文獻出版社發行「中華人民共和國專利局—–審查指南」，第二部份第三章，第26頁，1993年4月1日。
申請案之核准日；P0：先申請案之公告日；PP：非專利文獻之公開；PE：先前展覽行為)：
前述圖形顯示圖1所表示之「申請前已見於本國專利文獻」者與圖3之「先申請案在後申請案申請日之前即已核准專利及公告」之情形，完全相同。換言之，當後申請案處於圖1及圖3之同一情形時，其「新穎性」事實上已遭破壞，並同時有法條競合之問題。至於圖4及圖5之情形，則「新穎性」事實上並未被破壞。
按專利法第二十條第一項第一、二款之規定，學理上認屬同法第二十七條「先申請主義」的具體執行條款 (註[1])。亦即當專利審查委員引據揭示同一發明而核准公告在前之先申請案來核駁後申請案時，所依據的法條係專利法第二十條第一項第一款，以及同法第二十七條。惟當引據之前申請案係屬前述圖4或圖5之情形，不管其「核准日」在後申請案的申請日「之前」或「之後」，只要其「公告日」係在該後申請案的申請日「之後」，則所適用之法條將改為專利第二十條第一項第二款，以及同法第二十七條。
實務上，在圖4或圖5之情形，審查委員有時係直接援引專利法第二十七條為核駁之法律依據，而省略掉同法第二十條第一項第二款之規定，但此種做法是否妥當，頗值商榷。蓋如前述，在圖4及圖5之情形，後申請案的「新穎性」事實上並無瑕疵，法律上擬制其新穎性喪失的目的，主要乃為了體現「先申請主義」的精神，故該條款中特別要求先申請案與後申請案所請求之標的必需為「相同之發明」，俾與第二十七條之「同一之發明」有所銜接，以做為第二十七條適用於具體個案的一個執行條件。
按專利法第二十七條前段規定「二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利。」依該法條之文義觀之，若無其他限制條件之制約，則審查委員也可以引據「尚在審查中」、「已經放棄」或「核駁確定」之前申請案為核駁後申請案之依據。惟事實不然，欲引據上述三種情況下之前申請案時，審查委員其實受到同法第十七條 (保密規定) 以及刑法第三一八條 (洩漏公務上知悉之工商秘密罪) 的限制。尤其當前申請案尚在審查階段者，其申請人隨時可請求「撤回」該前案之申請，而回復到自始不存在之狀態。因此設若審查委員錯引「尚在審查中」之前申請案，並逕依專利法第二十七條之規定，核駁後申請案，而碰巧先申請案後來被「撤回」，回復到自始不存在之狀態，則該核駁後申請案的行政處分之事實上暨法律上基礎，將立刻遭遇問題。
因此我們可以說專利法第二十條第二款之規定，其實是審查委員執行第二十七條之「先申請主義」來核駁「新穎性」事實上並未喪失之後申請案的具體條款，並且也是審查委員賴以克服同法第十七條及刑法第三一八條之保密限制的「解密」條款。亦即在前申請案的「公告日」晚於後申請案的「申請日」之情形，唯有前申請案已符合專利法第二十條第二款之規定，審查委員才獲得授權去援引同法第二十七條為核駁後申請案的法律依據。
綜上說明，筆者認為專利法第二十七條的適用允宜更加謹慎，當審查委員發現有「相同」或「同一」發明之先申請案，而欲核駁後申請案，以貫徹「先申請主義」時，宜遵照同法第二十條第一項第一、二款之規定，仔細審查。唯有發現該等條款具體適用之情形，才有引用第二十七條之餘地，亦即專利法第二十七條原則上並不宜被單獨援引為核駁專利申請案之唯一法律依據。因此筆者認為「專利審查基準」認在上述情形「得依專利法第二十條第一項第二款規定及同法第二十七條第一項規定『擇一處理之』。」的觀點似有不妥(註[2])。
此外經由上述說明，我們也似乎發現專利法第二十條第一項第二款在前述「圖3」之情形，因與同條項第一款 (即「圖1」之情形) 之規定重覆，致逸出其當初立法目的所期待的適用範圍，而存在著一個「隱藏性漏洞」，故宜藉由「目的性限縮」的法理，將圖3之情形排除於第二十條第一項第二款的適用範圍之外，而劃屬同條項第一款之範疇 (註[3])。
當我們將專利法第二十條第一項各款之規範範圍做適當之確認後，便可將既存技術與待審查申請案的關係依據各相關條文做下圖之適用分配 (F0：前案申請日；A0：前案核准日；P0：前案公告日；及F1：後案申請日)
註[1]： 尹新天著「關於重複授權問題的一些見解」，中國專利與商標，1995年第3期，第11~14頁。
註[3]：註1一書對此問題之觀點頗為正確，參第1-2-13頁；惟審查委員將該二條款互為混用或誤用之情形，似亦偶有，殊值注意。
四、其他直接相關的法律漏洞
如前文所述，專利法第二十七條之規定「二人以上有同一之發明，各別申請時，應就最先申請者准予發明專利。」確立了我國專利制度採行先申請主義之原則，但上述條文並未被明文列入同法第二十條中，做為核駁一件專利申請案之法律依據，因此在審查後申請案時，第二十七條並非可供審查委員單獨據以執行之條款。
事實上，專利法第二十條第一項第二款之規定「有相同之發明或新型申請在先並經核准專利者。」才是首先揭示「牴觸及重覆申請」的概念，該條款既是審查委員核駁一件專利申請案的依據之一，同時也是異議/舉發一件專利案的法定事由，因此可以說第二十條第一項第二款，才是用來體現第二十七條之先申請主義的具體執行條款。
惟專利法第二十條第一項第二款及第二十七條所聯合構成的審查門檻，在條文之文義上似有下列之限制：
(一)、依第二十條第一項第二款之規定，前後申請案之申請人不論是同一人或不同人，均一概適用，但前申請案若尚未核准公告，則一律不得做為審查委員核駁後申請案之引證；及
(二)、依第二十七條第二項之規定「前後申請案同日申請時，應通知申請人『協議』定之，協議不成時，均不予發明專利。」觀之，同條第一項之規定，並不包括前後申請案為「同一人」提出申請之情形，蓋如屬同一人，則智慧局「唯一」的選擇是通知申請人擇一申請，而非協議，且因前後二案之當事人「同一」，故亦只能命其「考慮」，而無令其自己與自己「協議」之道理；尤其當事人不依命「擇一申請」時，智慧局實務上亦只會核駁其後申請案而已，並不能做前後申請案「均不予發明專利」之處分。
前述「文義上」之限制可以下列象限圖形表示之：
第二款及第二十七條均得以適用，應毋庸置疑。
(二)、前後申請案屬同一人，而前申請案已核准者，專利法第二十條第一項第二款適用，但第二十七條則否。
(三)、前後申請案屬同一人，而前申請案未(或尚未)核准者，專利法第二十條第一項第二款及第二十七條皆不適用。
(四)、前後申請案屬不同人，而前申請案未(或尚未)核准者，專利法第二十條第一項第二款及第二十七條亦皆不適用。
前述、之情形因專利法第二十條第一項第二款適用，故已足以預防「抵觸申請」或「重覆專利」之情形發生，先申請主義之精神在之情形下，也僅是經由第二十條第一項第二款，加以實現。
至於之情形，只因為前申請案未核准，致不符合第二十條第一項第二款之規定(或解密條件)，故第二十七條亦無從適用，解決之道，唯有待前申請案獲准專利。
但在之情形，由法條文義觀之，理論上似乎也只有等待前申請案獲准專利，才能妥為解決。但之情形與者不同，其主要差異即在於維護前申請案的「機密」乙事上。簡言之，在之情形，法律設有保密規定(即專利法第十七條及刑法第三一八條)及解密條款(即專利法第二十條第一項第二款)之目的即在維護前申請案當事人之權益，故此種限制是合理且必要的。但在之情形，因前後申請案均屬同一人，故若審查委員逾越法條的「文義」範疇，引據當事人的前申請案來核駁其後申請案，實際上似難謂有違反保密義務之責任，對當事人之合法權益更無造成實害之危險。
實務上，智慧局針對之情形係類推適用第二十七條，並參考日本過去實務將其中之「二人以上」擴張解釋為「二人次以上」，俾基於行政法理上之「一事不再理」原則，要求當事人擇一申請。
上述之情形既有賴「類推適用」特定法條及依據法理原則予以補救之必要，則現行專利法就同一申請人以同一發明申請數案件之問題而言，顯然存在著一個「公開性漏洞」。欲根本解決此一法律漏洞之問題，類推適用誠非良策。依拙見，似乎只有修法明文限制同一人之重覆申請專利，例如專利法第二十七條增訂第三項並規定「前後申請案屬於同一人者，準用第一項之規定。」同時修正第二十條第一項，增列第二十七條第三項為不得取得發明專利的情事之一，俾做為審查委員援引第二十七條來駁回後申請案的具體執行條款。如此不僅可以杜絕法規適用上之疑義，更可糾正少數專利申請人的投機心態。
2.3 現行專利法對「前」、「後」申請案當事人的保護漏洞
一、實務之態樣
前文已針對前後申請案屬同一人之情形加以說明，至於前後申請案請求同一發明且屬不同二人，而前案未被核准或在後案申請日「之後」才核准公告者，專利法第二十七條在後申請案之「審查階段」及「異議/舉發階段」的適用情形，大致可以下列圖表加以說明：
依圖8及前文之說明，前申請案處於A、B及C之狀態，審查委員得援引專利法第二十七條為核駁後申請案之依據，但必需透過第二十條第一項第二款，才得以執行。至於前申請案處於D、E、F及G之狀態，則因其申請專利之內容未曾(或尚未)被公告，而仍處於保密之狀態，故不符合第二十條第一項第二款之(解密)要件，因此對審查委員而言，第二十七條並無適用之餘地。
又如果「後申請案」已核准公告，則依據專利法第四十一條或第七十一條之規定，前案之申請人及任何人(第七十二條第一項後段參照)均得援引第二十條第一項第二款及第二十七條之規定，引據前申請案來對後申請案提起異議或舉發。但當前申請案處於D、E、及F之狀態，前案申請人只能依據第四十一條或第七十一條之規定，直接援引第二十七條「先申請主義」之規定來對後申請案提起異議或舉發，此際第二十條第一項第二款之規定並不適用，蓋因「保密規定」係為了保護前案之申請人，故對其而言，此項規定本質上係一種權利，而非義務或責任，故前案申請人自無受第二十條第一項第二款限制之必要，而得以直接主張第二十七條。至於前申請案處於G之情形，因前案之申請人已將該前案撤回，使其處於法律上「視為自始不存在」之狀態，故前案之申請人及第三人均不得援引第二十七條「先申請主義」之規定來對後申請案提起異議或舉發。
至於前案申請人以外之第三人，依法雖可在D、E、及F之狀態對後申請案提起異議或舉發，但因實際上不易獲得前申請案之資料原本，供做異議或舉發之書面証據，故實務上恐鮮有發生之機會。
二、可能的保護漏洞
通常在圖8之D及E的狀態下，比較容易產生價值判斷的困擾，亦即前案申請人雖曾有尋求專利保護之意思表示及外在客觀行為，但卻半途而廢，之後如果後案申請人盡一切必要之努力，使後申請案順利獲准，並公告於專利公報，供社會大眾參考，此時究竟應該保護何者，便易陷入兩難。
欲優先保護前案申請人，則後案申請人雖無任何過失，然其一切努力終將歸於白費，蓋前案申請人有權提起異議或舉發，求將核予後案之專利權撤銷。
若欲優先保護後案申請人，則認前案申請人半途而廢乃咎由自取，並不值得保護，故不得賦予前案申請人主張「先申請主義」之機會，以免危及核予後案之專利權的有效性。
前述兩種情形各有明顯缺陷，並只能「擇一」採行。選擇前者，則盡一切必要努力且(通常)無過失之後案申請人，將被犧牲。選擇後者，則前案申請人雖是最先申請(通常也是首先發明)，但也必需被犧牲。現行專利法係選擇犧牲後案申請人之方式，以免後案申請人獲准專利後，反而能夠對前案申請人主張專利權，惟這樣的選擇對後案申請人有失公平，似至為顯然。
欲疏解上述問題的僵化及緩和前後案申請人權益之失衡，似有參酌專利法第五十七條第一項第二、三款「先使用權(prior use right)」之規定的必要。按先使用之第三人係專利權效力所不及者，乃第五十七條所明定，該第三人之秘密先使用行為一方面無害於專利權之有效性，另一方面其又可保有「先使用權」，此種法律明定的「權益分配」，可謂既公平又適當。
與第五十七條之「先使用權人」相較，前案申請人除了通常也是先獲得該發明之人以外，其還曾有申請專利保護的意思表示及外在客觀行為，雖然後來半途而廢，但至少被認定為專利權效力所不及者，即其地位至少比照「先使用權人」，應屬合情合理。
尤其第五十七條之「先使用行為」的秘密性與被放棄/核駁確定之前申請案的未公開性，似無兩樣。前者既無害於專利權的有效性，則後者似亦無可據以撤銷後申請案專利權的必要。
基於「相類似者，應為相同之處理」的平等原則，及賦予上述兩難問題轉圜之空間，或可考慮修法，俾既維持後申請案專利權的有效性，又賦予前案申請人「先使用權」，以同時兼顧前後申請人之權益(註[1])。
三、前申請案的效力依據，說明書？抑或申請專利範圍？
「抵觸申請」與「重覆專利」必然衍生的下位問題主要有兩個：
(一)、可否引據前申請案來核駁後申請案的「進步性」？及
(二)、究竟應該依據前申請案之「說明書」還是「申請專利範圍」來核駁後申請案？
針對問題(一)，現行「專利審查基準」提出如下說明：
「惟法律為顧及專利權之『專有排他性』及一發明一專利原則，乃將此等先申請案所記載之發明以法律擬制 (legal fiction) 為既有技術，而使後申請案之發明不具新穎性，故此項規定，僅能適用於考量『新穎性』之用，不得作為考量『進步性』之用。(註[2])」
按「相同發明」者，其技術水平在概念上並無高低之分。若經由申請專利範圍之文字界定後，發現仍屬「同一」者，則此等屬同一發明的兩個專利請求標的在「技術的空間觀念上」將呈現權利競合衝突之形態。此種情形下，前案之專利權的「專有排他性」似非必然之解釋，蓋排他性有其侷限性，此種權能的主要作用乃在於排除別人就專利請求標的之「實施行為」，而非「申請專利之行為」。例如揭示「上位概念」發明之前專利案不必然可以阻止「下位概念」改良發明取得再發明專利，但通常卻可以阻止再發明專利權人實施「下位概念」發明的行為，亦即排除他人實施與阻礙他人取得另一專利，係截然不同的兩個概念，不可混為一談(註[3])。
上述區分「實施權」與「可專利性」的道理，稱為專利的「狩獵理論(Hunting Theory)」。即對同類技術領域的系列上、下位發明(或前後發明)所核發之各項專利權等同於「狩獵執照(Hunting License)」，許多獵人都可陸續申請取得一張狩獵執照，但森林中的「野兔」只有一隻。第一位獵取野兔的人取得完全占有之權利，其他人欲分一杯羹，便只有徵求第一位獵取者的同意，別無他法。
同一道理，若「狩獵執照」即專利制度下之「專利權」，則「野兔」即為「實施權」，第一位取得專利者便是第一個獲得絕對「實施權」之人，但他只能排除別人實施，不一定能阻止別人另外取得專利，就好比第一位獵取野兔者，只能享有該野兔的動產物權，但對別人另外申請取得狩獵執照，則不能過問。
基於上述說明，我們可以獲得一個概念，即就專利權（非實施權）的取得而言，專利制度固不容許二項以上發明發生「競合」之情形，但卻許可「重疊」之情況存在，只要被重疊者係「上位概念」發明，而重疊它的是「下位概念」發明即可。職是，專利法之所以於第二十條第一項第二款擬制「新穎性」破壞，其實前案專利權之「專有排他性」並非原因，一發明一專利之原則(或先申請主義)才是重點(此即是第二十條第一項第二款的執行目的)。
註[1]：專利法第五十七條之「先使用行為」係行為人完全基於「私利」所有之作為，被放棄/核駁確定之前申請案的申請人對其發明創作經由專利體制的管道來奉獻於社會，則在主觀上已為意思表示（即已提出申請），而客觀上亦為相當（或必要）之努力，只是並未貫徹始終罷了。衡諸情理或「舉重明輕」之法理，後者之權益應比前者更值得受到保障。只是現實上，「先使用權」的適用範圍得以客觀認定，被放棄/核駁確定之前申請案若被賦予「準先使用權」，其適用範圍的界限如何確定，尚是有待克服之問題。
又由於要解決的問題是前後申請案請求標的之競合，故在比較上，兩者自以「同一」或「相同」發明為限。而如果進入「進步性」判斷之層次，則前後申請案間至少已存在著「量上之差異」，致不再屬同一之發明。換言之，專利審查基準將牴觸申請的審查侷限於「新穎性」的判斷上，此種做法應屬正確，惟其所持之部分理由則仍有商榷之餘地。
至於問題，則可由「早期公開—請求審查制度」及「逕行審查制度」來分別觀察。按以前申請案來核駁後申請案之情況既是為了落實「先申請主義」之一發明一專利，以避免專利權競合之問題，則無可避免地，前後案請求之標的必須同一，而唯一會使二案請求標的同一之情形，只有「申請專利範圍」完全相同或大致相同時，才可能發生。基於這一理由，早期的專利制度係採前案之「申請專利範圍」為核駁後申請案「同一性」之依據。
惟上述「同一性」認定方式在採行「早期公開—請求審查制度」之國家則會遭遇一些難題。例如早期公開制度將前、後申請案之內容依申請案號之順序於申請日以後第十八個月加以公開，並規定申請人必須於特定期間內請求實質審查，否則視為放棄。但前、後案申請人後續採行之步驟可能不同，例如前案可能不請求或延後請求實質審查，或在實質審查階段可能遭遇一些曠日費時的審查問題。此外，實務上前案在審結之前通常都有機會將其申請專利範圍做適當之修正，使其範疇涵蓋到說明書揭示內容的最大外限，因此相對於後申請案而言，前案之申請專利範圍可能始終處於不確定之情況，致無法充當審查後申請案的基礎，如此會使後申請案的「可專利性」一直處於無法確認之狀態，進而對後案申請人的權益，造成損害。
為了避免後申請案的審查程序被前案的特殊情況所「阻礙」，採行「早期公開—請求審查制度」之國家不得不改採前案「說明書及圖式」之全部內容，為審查後申請案「新穎性」、「同一性」之依據，以免影響後申請案的審查工作。
但採行「逕行審查制度」之國家，其前申請案的審查工作乃由專利局依制式程序自動予以進行，因此後申請案的審查程序通常並無被前案的特殊情況所阻礙之疑慮。職是，前後案專利請求標的的「同一性」審查仍應遵循原有的理論體系，並以前案之「申請專利範圍」為核駁後申請案之基礎(註[1])。現行「專利審查基準」對此一問題，係採前申請案說明書及圖式之內容為研判後案「新穎性」、「同一性」之基礎(註[2])，惟我國尚未採行「早期公開-請求審查制度」，故專利審查基準對此一問題所採之規定與見解，頗值得商榷。
註[1]：例如美國即為採行「逕行審查制度」之國家，其專利法第135條第2項便做如下規定：
「A claim which is the same as, or for the same or substantially the same subject matter as, a claim of an issued patent may not be made in any application unless such a claim is made prior to one year from the date on which the patent was granted.」
註[2]：同註1一書，第1-2-12至1-2-15頁及第2-2-10至2-2-13頁等。
參、總結
完美無瑕的專利法規與審查原則固為立法諸公及業界專家學者夢寐以求的共同理想，惟由於國際潮流的快速遷異與社會產業結構的瞬息萬變，故此實可謂永不可能達成的目標。藉類推適用、法理解釋等方法予以彌補立法技術之未逮，使專利制度得以正常運作，確屬不得不爾之權宜。然專利專責機關終究屬國家行政權行使之一環，其法律解釋之正確性與權威若無法如法院造法的司法判決一般，普遍為多數人所信服與遵守，則爭議之迭起，自屬難免。解決之道似有賴更進一步強化學說與實務的結合探診，以協助行政、立法二權建立更敏銳的修法機制，俾適時矯正偏移的專利法制發展暨修補失察形成的各種法律漏洞。果能如是，則我國專利體制躋身先進國家之林，必定指日可待。
參考文獻
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- 王澤鑑，”法律漏洞與類推適用”，”民法學說與判例研究”，第八冊，第66 ~ 72頁，1996年10月。
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- 經濟部中央標準局，”專利法令彙編”，1994年10月。
- West Publishing Company, “Selected Intellectual Property and Unfair Competition—Statutes, Regulations & Treaties”，1995 Edition。
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