筆者：洪瑞章 董事長（Russell Horng）
內文已於2000年3月27日發表在中華民國全國工業總會 《智慧財產季刊》「智財權爭議鑑定專欄
目錄
壹. 前言
貳. 背景簡述
參. 判斷可專利性時之解釋
肆. 侵害判斷時之解釋
伍. 結語
陸. 備註
壹、前言
經濟部智慧財產局（以下簡稱「智慧局」）於87年10月7日公佈發行「電腦軟體相關發明專利審查基準」，此基準正式開啟電腦軟體相關發明藉由專利體制尋求保護的可能途徑。其中引起廣泛注意的問題之一係「智慧局」首度將「功能手段語言（Means-plus-function language）」的表達方式列為申請專利範圍可能的界定方法之一[1]，惟「功能手段語言」的表達方式不僅乃源自於美國之專利實務，而為多數先進國家所接受，且是第一次於官方的審查基準中加以規範，賦予其正當地位，故未來對我國專利實務之影響，實不容小觀。本文擬就有限之篇幅對「功能手段語言」的若干問題稍作探討，殷望能引起相關學者專家更熱烈的討論。
註[1] 參「電腦軟體相關發明專利審查基準」第1-8-25頁之說明。
貳、背景簡述
「功能手段語言」的表達方式在美國之專利實務上已存在一百年以上，其間亦歷經諸多之波折及演進。在1946年之前，法院基本上並不禁止「功能手段語言」之使用，但1946年美國最高法院於Halliburton一案之判決中明白禁止「功能手段語言」的表達方式運用在申請專利範圍的撰寫上。在此時期專利申請案的申請專利範圍經常包含「大致如前文所述」之用語，因此遇到申請專利範圍運用「功能手段語言」的界定文字時，法院通常會以「大致如前文所述」之文字為依據，自專利說明書中去找尋「相關之結構」來進一步限制「功能手段語言」之適用範圍。在此時期，專利說明書中與「功能手段語言」相應之構造是否和被告之對象物構成等同，基本上係藉由均等理論加以判斷。
在「周邊限定主義」於專利實務上主導申請專利範圍的解釋逐漸形成共識之後，「大致如前文所述」之文字便鮮少再出現於申請專利範圍中，於是藉由「大致如前文所述」之用語回到專利說明書中去找尋「相關之結構」來進一步限制「功能手段
語言」之適用範圍的判斷方法，逐漸失去基礎。此種演進使得「功能手段語言」之用語是否有效，陷入視具體各案之情形而定之窘境。
美國終於在1952年修正專利法，將「功能手段語言」之用語運用在申請專利範圍之撰寫的情形予以明文規定。但1952年專利法修正之後，實務上仍未對「功能手段語言」之適用範圍發展出客觀一致之規則，尤其此一時期仍未能清楚區分「功能手段語言」之「均等（物）」與專利侵害判斷之「均等理論」間的差異。
直到1985年美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）才於D.M.I.一案將「功能手段語言」之「均等（物）」與專利侵害判斷之「均等理論」間的差異，做初步之釐清，並指出「專利法第112條第6項之均等（物）與均等理論不可互相混淆」。
聯邦巡迴上訴法院亦於1994年在In Re Donaldson Co.[2] 一案中指出「專利商標局（USPTO）在審查含有『功能手段語言』之申請專利範圍時，不得忽略說明書中對相應構造（Structure）、材料（Material）或動作（Acts）所作之描述」，並認為「審查委員必需依據說明書中之相應揭示，將含有『功能手段語言』之申請專利範圍做『最大合理範圍之解釋（The examiner is to give the claim its broadest reasonable interpretation in view of the supporting disclosure in the specification）』」。亦即，審查委員在考量包含「功能手段語言」之申請專利範圍相對於先前技術（The prior art）是否具備「可專利性（Patentability）」時，應將該「功能手段語言」之用語依據說明書中之相應揭示，做最大合理範圍之解釋。其目的是採取「最大合理範圍之解釋」將使專利申請案涵蓋到更多的先前技術，因此一方面得以避免核發專利之浮濫，另一方面又可盡量避免專利侵害訴訟發生時，專利權因其他先前技術被發現而變成無效。
以下僅就美國專利實務上對於包含「功能手段語言」之申請專利範圍的解釋方法，做粗淺之介紹。
註[2] 16 F.3d 1189 （Fed. Cir. 1994）
參、判斷可專利性時之解釋
實務上，「功能手段語言」係被做如下之定義
一、其所描述的是申請專利範圍之元件；
二、其是以裝置或步驟之型態來發揮特定之功能；
三、其在申請專利範圍中並無具體構造之描述；及
四、其乃涵蓋說明書所述之相應構造及其均等物。
採用「功能手段語言」之用語的目的通常如下：
一、當說明書揭示許多不同實施例（Embodiments）時，容許涵蓋所揭示的各種不同實施例；及
二、以功能的「字義」加以表達。
美國專利商標局在審查一件專利申請案時，除了請求標的之「合法性」、「有用性」及「明確性」以外，還必需判斷其相對於先前技術是否具備「新穎性」及「非顯而易見性（類似於我國之「進步性」）」。通常申請專利範圍所界定之元件（Elements）多屬具體而可以直接研判，至於由「功能手段語言」所描述之元件，其「新穎性」之研判方式則有明顯不同。
基本上，「功能手段語言」所描述之元件的「新穎性」研判可再細分為下列三個步驟（參圖一）：
一、相應構造（Corresponding structure）之研判：
當申請專利範圍中的某個元件（或裝置）是以「功能手段語言」之用語來加以界定時，審查委員首先必需確認說明書當中是否具有該元件（或裝置）之相應構造的文字描述，如果發現說明書當中欠缺該等描述，則應依據美國專利法第112條第1項之規定（等同我國專利法第22條第3項），以技術內容之揭示不足以支持申請專利範圍為由，予以核駁。惟如發現說明書當中具備該相應構造的文字描述，則再進行下一個研判步驟。
二、同一功能（Identity of function）之研判：
將該「功能手段語言」之用語所界定之元件的涵蓋範圍，做最寬廣之解釋，並與審查委員檢索所發現之先前技術的相對應元件互相比較，以研判是否具
有同一之功能。如果發現兩者之「功能」並不相同，則包含該「功能手段語言」所界定之元件的申請專利範圍，應具有「新穎性」，因此可以直接進入「非顯而易見性（或「進步性」）」之判斷。但假使發現兩者之「功能」係屬同一者，則需再進行下一個研判步驟。按「同一功能之研判」乃在判斷該「功能手段語言」所界定之元件與先前技術的相對應元件，是否可被認定為「同一物（The same thing）」。
三、構造上均等（Structural equivalence）之研判：
再來審查委員必需分析說明書中就該「功能手段語言」所界定之元件所揭示的構造與先前技術的相對應元件之構造是否均等。如果發現兩者之「構造」並不均等，則包含該「功能手段語言」所界定之元件的申請專利範圍，應具有「新穎性」，因此可以直接進入「非顯而易見性（或「進步性」）」之判斷。但假使發現兩者之「構造」係屬均等者，則審查委員至此已獲得包含該「功能手段語言」之申請專利範圍不具有「新穎性」的表面證據，於是審查委員得以做出申請專利範圍不具「新穎性」之核駁。按構造上均等之研判乃在判斷該「功能手段語言」所界定之元件與先前技術的相對應元件，是否可被認定為「採用同一手段之同一物（The same thing in the same way）」。
肆、侵害判斷時之解釋
在專利申請階段被拿來與包含「功能手段語言」之申請專利範圍互做比較之對象是審查委員檢索所發現之先前技術，而在專利侵害訴訟時，比較之客體則是被告所產製或銷售之對象物。眾所周知，專利侵害鑑定之步驟首先係將申請專利範圍之各個構成要件（Essential elements）與對象物之各個構成元件，依據個別之「功能」來做對應之分解，然後逐一進行「全要件原則（All elements rules）」、「均等理論（Doctrine of equivalents）」及「禁止反言原則（Prosecution history estoppel）」之判斷。基本上，當申請專利範圍之構成要件（即元件）遇有以「功能手段語言」之用語來界定時，侵害鑑定步驟中之「全要件原則」的研判亦可再細分為下列三個步驟（參圖二）：
一、相應構造（Corresponding structure）之研判：
當申請專利範圍中的某個構成要件（或裝置）是以「功能手段語言」之用語來加以界定時，鑑定者或審判者首先必需確認說明書當中是否具有該構成要件（或裝置）之相應構造的文字描述，如果發現說明書當中欠缺該等描述，則應認說明書之技術內容揭示不足以支持申請專利範圍之權利主張（即專利本身具有瑕疵），而直接為不利於專利權人之判定。惟如發現說明書當中具備該相應構造的文字描述，則再進行下一個研判步驟。
二、同一功能（Identity of function）之研判：
如果發現該「功能手段語言」所界定之構成要件與對象物之相對應元件的「功能」並不相同，則「全要件原則」不適用，亦即對象物對於包含該「功能手段語言」所界定之構成要件的申請專利範圍，並未構成「字面侵害（Literal infringement）」，因此可以直接進入「均等理論」之研判。但假使發現兩者之「功能」係屬同一者，則需再進行下一個研判步驟。
三、構造上均等（Structural equivalence）之研判：
如果發現說明書中就該「功能手段語言」所界定之構成要件所揭示的「構造」與對象物的相對應元件之「構造」並不均等，則「全要件原則」不適用，亦即對象物對於包含該「功能手段語言」所界定之構成要件的申請專利範圍，並未構成「字面侵害」，因此也可以直接進入「均等理論」之研判。但假使發現兩者之「構造」係屬均等者，則表示「全要件原則」適用，於是鑑定者或審判者便得以做出對象物對申請專利範圍構成「字面侵害」之初步研判，然後侵害鑑定之工作便需進入「逆均等理論」之階段。
伍、結論
前文僅就「功能手段語言」的若干問題做簡要之探討，其他亦值得注意的是，「功能手段語言」在構造上所指的「均等（物）」涵蓋範疇始終都不得逾越申請專利範圍之「字面範圍」，而其「均等（物）」範疇的認定基礎係築基於專利說明書對該以「功能手段語言」來界定的元件之構造描述。反之，「均等理論」則通常會自申請專利範圍之「字面範圍」往外擴張，而未必受其侷限。再者，「功能手段語言」在構造上所指的「均等（物）」之認定時間點乃系爭專利申請案之「申請日（或優先權日）」，此點無有爭議，但「均等理論」的等同判斷時間點則絕大多數指「侵害行為時」。職是，吾人在從事「功能手段語言」之研判解釋時，不僅要明瞭其與一般申請專利範圍的界定用語有極顯著的性質差異，並且所適用之判斷規則，亦十分不同，否則恐無法避免造成「失之毫米、差之千里」之違誤。
實務上，許多專利申請人、代理人均對採用「功能手段語言」之用語來界定申請專利範圍的效果有過於樂觀之看法，此種樂觀的態度事實上恐怕多是基於對「功能手段語言」之性質的誤解。其實對一件可以利用傳統專利語言加以界定其申請專利範圍的發明創作而言，只要對象物之各個相對應元件與申請專利範圍之構成要件具有相同之功能，那麼「全要件原則」便屬適用，「字面侵害」即會構成，因而不會對該申請專利範圍構成侵害之舉證責任就立即轉移至被告身上。反之，依據美國之專利實務，同樣的發明創作如果採用「功能手段語言」來界定其申請專利範圍，專利權人於「全要件原則」的研判階段即需負額外之舉證責任，以證明對象物的相對應元件與申請專利範圍中由「功能手段語言」所界定之特定構成要件，確實在「構造上均等」，此種情形之不利於專利權人，實甚為顯然[3]。
註[3] 「功能手段語言」原則上宜避免採用，而如果在具體個案中確有必要運用，最好亦將「功能手段語言」之用語轉換成「功能語言（Functional language）」，例如means for fastening、means for supporting、means for catalyzing、means for heating等等用語可以各別轉換成a fastener、a support、a catalyst、a heater等等，前者描述的是特定（但卻抽象）之「功能手段」，後者描述的則是特定之「物」，因而彼此需分別適用不同之申請專利範圍解釋原則。另參Drafter’s Dilemma：”Means Plus Function and Guidelines and Hilton-Davis, Oh My！”－Kenneth R. Adamo－JPTOS，June 1996，Pages 367－412。
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