關於專利的先入之見、迷思或謬見

筆者:劉俊良 博士(Cross Liu)

內文已於2022年12月6日發表在《當代法律雜誌》第十二期


目次

 

壹、前言

貳、常見的專利觀念的解析

參、結論

 


 

壹、前言

 

如今申請專利並不是什麼新鮮事,而根據你的知識與經驗,也可能已經知道專利是什麼、以及專利是如何運作的。然而,你知道某些與專利有關的觀念(以下簡稱「專利觀念」)可能參雜了「先入之見(preconceptions)」、「迷思(myths)」或「謬見(fallacies)」嗎?本文將嘗試引領讀者去解析這些專利觀念。


 

貳、常見的專利觀念的解析

 

筆者整理了以下幾種常見的專利觀念,並從專利從業者的角度去解析這些專利觀念,期能因此讓讀者不只是囿於這些專利觀念的表象,而能更深層地去探究這些專利觀念實際上所隱藏的內涵究竟是什麼。

 

一、申請專利範圍越廣越好?

這樣的觀念在理想的專利烏托邦國度裡是完全正確的,但回到現實的國度裡,這樣的觀念可能不切實際。首先,你應該瞭解的是,若要追求最廣申請專利範圍,勢必會耗費大量的時間與金錢,特別是在「相關技術之檢索」、「以精確的術語與合理的語言結構來規劃需要的申請專利範圍」、「與專利審查人員之攻防協商」等方面的付出。但不幸地,就算如此,最終可能也只是爭取到一個看似很廣但沒有價值的概念範圍,猶如在現實生活中,也不乏看到,在申請人取得專利保護之前,專利所要保護的技術早已經因為被新技術所取代、或因為市面上已經出現等效的其他技術,而失去或大幅減弱其價值或市場。因此,在現實的國度裡,與其追求最廣的申請專利範圍,倒不如追求適合的申請專利範圍才更有實益。

那麼,下一個問題就是「什麼叫做適合的申請專利範圍?」而事實上,這個問題的答案取決於你想要如何使用申請專利範圍。換言之,你應該追求的是目標導向的申請專利範圍。不可否認,為了實現某些目的,追求最廣的申請專利範圍(或相對廣的申請專利範圍)是值得的,惟在某些情況下,就不必然是這樣。舉例來說,當你計畫在一年或二年內利用某一專利與他人建立商業合作的情況下,那就應該優先考慮追求一個足夠/有效的申請專利範圍(較不耗時),而不是一味地追求最廣的申請專利範圍(較耗時)。所以,關鍵並不是申請專利範圍本身的範圍「能有多廣」,而是你需要的專利範圍「應有多廣」!

 

二、在申請專利範圍中模糊地描述創作可以擴大其保護範圍?

某些人認為,為了避免過度限制保護範圍,應該在申請專利範圍中模糊地描述其創作(發明或新型)。基本上,越少限制條件的申請專利範圍具有越廣的保護範圍這樣的邏輯是完全正確的,但是,這樣的邏輯必須建立在,申請專利範圍中所描述的創作已經足夠明確這樣的前提之下。

你可以想像,當一張風景照片上佈滿了馬賽克,你該如何判斷這張風景照片所呈現的風景究竟是美麗還是不美麗呢?同樣地,當申請專利範圍中所描述的創作是不明確的,你又怎能判斷申請專利範圍究竟是寬廣抑或是狹窄呢?因而,只有在申請專利範圍中所描述的創作是足夠明確的情況下,評估申請專利範圍是否被過度地限制才有意義。回到主題,你就應該可以體會,在申請專利範圍中模糊地描述創作並不是正確的策略,且還可能會因此產生申請專利範圍被核駁(取得專利權前)或被舉發撤銷(取得專利權後)的風險;取而代之,在申請專利範圍中以最少且必要之限制條件清楚地描述創作,才是更可取的方針。

 

三、不要在專利申請案中完整地揭露技術細節?

你可能曾經聽過,某些專利申請人拒絕在專利申請案中完整地揭露其創作,因為他們想要避免洩漏他們想要保密的技術細節。你同意這樣的觀念嗎?首先,你需要知道的是,一個創作不必然包含或能變成專利體系下適格的發明/新型。一般而言,一個創作可能包含除了專利產物以外的智慧財產產物,而這些智慧財產產物本應經由各自適用的智慧財產權來保護,因此,你首先需要釐清的是,你的創作的哪一(些)部分是屬於適格的專利保護標的。

再來,若你意圖保密的部分並未受到專利體系的管轄(例如營業秘密),自當不應也不需在專利申請案中揭露之。然而,若你意圖保密的部分是受到專利體系的管轄,你還必須進一步評估,不在專利申請案中揭露你意圖保密的部分是否將會使得申請專利之發明/新型變得不清楚或模稜兩可。若是,為了在專利體系之規則下滿足可據以實現之揭露要件,你仍必須揭露你意圖保密的部分。換言之,除非申請專利之發明/新型已經明確且充分地揭露在專利申請案中,不然不應拒絕在專利申請案中完整地揭露其創作,即使那是屬於你意圖保密的部分。

 

四、專利越多,獲益越多?

「專利越多,獲益越多」這樣的觀念是否正確,其實是取決於你想要追求的目的是什麼?以及你想要從專利獲取怎樣的利益。毫無疑問地,在理想的世界裡,同時追求專利品質以及專利數量是必然的,但在現實生活中,卻往往必須在專利品質以及專利數量之間進行取捨,概因有限的資源通常無法同時滿足二者。申言之,當你的目的是為了營造一種你控制著某種(些)具體技術的氛圍、為了炫耀或強調你的專利實力、或為了實現其他商業考量之目的,則在專利數量上的關注程度理應高於專利品質。相對地,當你的目的是為了完整地保護你的創作、為了對抗專利侵權、為了授權或讓與專利給非專利門外漢、或為了實現其他與專利權之運用有關之目的,則在專利品質上的關注程度反而應高於專利數量。

據此,在增加專利資產之前,你應該仔細思考的問題是,為何你需要增加專利資產、以及增加專利資產將會如何幫助到你。一旦這樣的問題有了解答,則追求的利益才會明確,而專利數量與追求利益之間的損益衡量也才會有意義。

 

五、專利撰寫只不過是一種文書工作?

對於專利門外漢而言,專利撰寫的第一印象很可能就只是一種文書工作,大概就是一種把發明/新型內容轉為書面形式的程序罷了!這樣的觀念不能說是不正確的,但專利撰寫的本質其實是遠超出文書工作。

首先,你可能清楚你的發明/新型是什麼,但你可能不知道如何在各國/各區域之專利體系下,適當地使用申請專利範圍專屬之語言來描述你的發明/新型、以及如何規劃一組具策略性的申請專利範圍,以全面地保護你的發明/新型。不恰當的專利撰寫可能使得申請專利範圍記載了不必要的限制條件,也可能使得申請專利範圍欠缺記載必要的限制條件。前者將可能不必要地捨棄了某些保護範圍,而後者將可能產生申請專利範圍面臨核駁(取得專利前)或撤銷(取得專利後)之風險。因此,在必要限制條件與非必要限制條件之間適當地畫下一條界線,乃是專利撰寫所必須包含的一項專業工作。

再來,你可能也不知道你的發明/新型在專利申請案中應該被揭露到什麼樣的程度。不恰當的技術揭露可能會將某些秘密且有價值的技術訣竅(knowhows)洩漏給公眾,也可能因為揭露不足而造成公眾無法據以實現申請專利之發明/新型。前者將可能幫助競爭者推論出你的商業、研究、開發的方針,而後者將可能因此產生專利申請案被核駁之風險、或產生核准後的專利被撤銷之風險。因此,在必要技術揭露與非必要技術揭露之間適當地畫下一條界線,亦是專利撰寫所必須包含的另一項專業工作。

在經驗不足的情況下,專利撰寫很可能無法完成適合的申請專利範圍以及專利說明書。更別提,在各國/各區域的專利體系下,申請專利範圍以及專利說明書的撰寫還必須滿足不同的專利要件,而這些規範對於非專利專業人士來說,自非駕輕就熟。因此,專利撰寫絕對不只是一種單純的文書工作,您同意嗎?

 

六、專利,付出的多,收穫的少?

專利是一種無形的資產,理應被用來創造經濟上的利益,但某些人卻不這樣認為。相反地,他們認為專利總是付出的多,但收穫的少。那麼,到底是什麼造成這樣的認知偏差呢?

一方面,雖然人們知道專利可以保護其發明/新型,但某些人可能沒有真的意識到,為何或是否他們需要為專利付出成本。某些人可能甚至無法分辨,他們追求或維持的專利,究竟是基於「需要」?還是基於「想要」?在這樣的情況下,也無怪乎某些人會認為專利總是付出的多,但收穫的少,因為他們根本不知道他們追求專利或維持專利之目的是什麼。因此,若要評價你可以從你所追求或維持的專利中獲取多少利益,第一件事情就是,要先釐清你追求專利或維持專利的目的是什麼。除此之外,你還需要根據你的目的去管理並利用你所擁有的專利,且經常性地檢查及調整你的專利資產,並管控你為管理這些專利資產所需付出的成本。

另一方面,某些人也可能不知道該如何在目前世代下有效地使用專利。在過往的日子裡,人們通常只專注在如何利用專利來保護他們的發明/新型,且將專利視為被動地用來對抗專利侵權的「盾牌」。然而,已經越來越多的專利權人,將專利視為主動地用來對抗專利侵權的「武器」。甚至,某些人還將專利視為一種競爭手段,尤其是因為商業考量。其實,專利的本質並沒有改變,只是如今使用專利的手段變得更多元化了。有時候,人們為了追求商業利益而仰賴專利之程度,更甚於為了追求保護利益。在此情況下,除非你非常熟悉利用專利之方法,不然也不容易從你所擁有的專利中獲取你想要的利益,而這可能是為什麼某些人會認為專利總是付出的多,但收穫的少的另一個原因。

 

七、沒有任何審查意見就獲准的專利才是最好的?

從表面上來看,擁有一件在專利申請過程中沒有接獲任何審查意見就獲准的專利似乎是好的,但其實這樣的現象並不總是對你有利。

有時候,專利撰稿者會被要求將申請專利範圍規劃為相當貼近於實際要保護的技術,甚至因此不必要地限縮了申請專利範圍,以避免在專利申請過程中接獲任何的不利的審查意見。在這樣的情況下,專利申請案確實可能在專利申請過程中沒有接獲的審查意見就被核准,但這也同時隱含著,你已經在不知不覺中放棄了某些保護範圍,且失去了在專利申請過程中爭奪那些應得的保護範圍之機會。倘若儘早取得專利優先於爭奪儘可能廣的保護範圍,那追求沒有任何審查意見就獲准的專利確實是一個值得採行的手段。反之,則你應該仔細地考慮,「無審查意見」這樣的策略是否真的適合。

在專利實務上,一個富有經驗的專利撰寫者通常會視情況而將申請專利範圍的獨立請求項規劃得比實際的技術還要廣一些,以避免自我放棄了某些其實是可爭奪的或應得的保護範圍。此時,在專利申請過程中接獲的審查意見能夠幫助你去審視申請專利範圍所界定的保護範圍是否是適合的,且賦予你與審查委員協商保護範圍的機會。從這樣的觀點來看,在專利申請過程中接獲審查意見就不必然是一個不利的情況。

 

八、專利賦予你實施發明/新型的權利?

你可能也曾經耳聞,只要我是某一專利的專利權人(或專利被授權人),那我實施該專利保護的發明/新型技術,就不會侵害他人的專利權;換言之,在這樣的傳聞下,適格的專利權人或專利被授權人自認可以自由地實施該專利所保護的發明/新型技術。不幸地,在大多數的專利體系之中,這樣的看法其實並不是正確的。

專利權無庸置疑的是一種專有權(exclusive right),但從來就不是一種賦予適格的專利權人或專利被授權人能夠自由實施受其專利保護之發明/新型技術的權利。反之,專利權是賦予適格的專利權人或專利被授權人一種能夠排除他人未經其同意就實施其專利所保護之發明/新型技術的權利。

事實上,適格的專利權人或專利被授權人在實施其專利所保護之發明/新型技術時,其實也可能會需要實施受到他人專利權所保護之技術,而這也意味著,實施受你專利保護之發明/新型技術並不保證不會侵害到他人的專利權。

舉例來說,假設有一個專利權人擁有一個「無扶手椅(armless chair)」的專利權,而在該專利申請之後,你也申請並取得了一個「扶手椅(armchair)」的專利權,且該扶手椅與該無扶手椅除了扶手之外其餘技術細節都相同,則當你製造該扶手椅時,技術上勢必也會需要使用無扶手椅的所有技術細節。換言之,在你製造受你專利保護的扶手椅的過程中,你仍將無可避免地侵害到該無扶手椅的專利權,除非你事先已經取得該無扶手椅的專利權人的同意。至少因為這樣的原因,專利立法者傾向於將專利權設計為「專有排除之權(exclusive right for prevention)」而不是「專有實施之權(exclusive right for implement)」。


 

參、結論

 

在資訊爆炸的時代,不怕缺少資訊就怕錯誤資訊。更可怕的是,在資訊傳播的過程中,或是因為道聽塗說、或是因為積非成是,似是而非的錯誤資訊有時還比正確資訊來的真實,而這樣的錯誤資訊就可能在無形中將你的思維導向「先入之見」、「迷思」或「謬見」。這樣的現象在專利領域中其實也殊非少見,就猶如上文所述幾個常見的專利觀念。在本文中,筆者嘗試從專利從業者的角度去解析這些專利觀念,提供讀者不同的思考面向,期能因此讓讀者不只是囿於這些專利觀念的表象,而能更深層地去探究這些專利觀念實際上所隱藏的內涵究竟是什麼,進而能夠從這些專利觀念的內涵去反思這些專利上的觀念是否屬於「先入之見」、「迷思」或「謬見」。