本期智財新知
一、[台灣] 智商法院認定「曲卡電玩」商標未侵犯 Sony「△〇╳□」按鈕圖形權利
二、[台灣] 最高行政法院114年度上字第46號判決：釐清專利請求項之「必要技術特徵」之界線
一、智商法院認定「曲卡電玩」商標未侵犯 Sony「△〇╳□」按鈕圖形權利
114年度行商訴字第11號行政判決（民國115年7月23日宣判）中，智慧財產及商業法院維持了原智慧局的「異議不成立」處分，裁定包含簡單幾何圖形與文字之聯合式商標，與Sony經典遊戲手把按鈕「△〇╳□」圖形相較，兩者近似程度極低，且現有證據不足以證明Sony之按鈕圖形已達著名商標程度，故無混淆誤認或減損著名商標識別性之虞。
本案參加人於民國111年間以「曲卡電玩CHIKA及圖」商標（含有「〇△╳□」及遊戲控制器設計圖）申請註冊於第35類零售批發及網路購物服務。Sony隨後提起異議，主張其自1994年推出 PlayStation 遊戲主機以來，首創將「△〇╳□」用於控制器按鈕，經長年廣泛使用與行銷，該圖形組合已具備高度後天識別性，並成為指示Sony來源之著名商標。參加人刻意使用相同圖形並結合遊戲控制器設計，顯係惡意攀附，有違反商標法第30條第1項第10款（混淆誤認）及第11款（著名商標保護）之規定。
智慧財產及商業法院否定了Sony的主張，並釐清了基本幾何圖形之識別性與著名度認定標準：
- 主要識別部分與整體觀察： 「△」、「〇」、「╳」、「□」乃一般人經常使用之簡單基本幾何圖形或符號，先天識別性較低。系爭商標除含有不規則排列之幾何圖形外，另有顯著且可供唸讀唱呼之中文「曲卡電玩」與外文「CHIKA」，此文字部分方為消費者關注之主要識別部分。兩者於外觀、觀念及讀音上顯然有別，近似程度極低。
- 將「△〇╳□」印製於遊戲手把按鈕上，消費者多將其視為操作指示或商品外觀裝飾，難以直接認定為表彰服務來源之商標使用；且原告在商品明顯處均有標示「PlayStation」等主品牌商標，相關銷售數據亦列為營業秘密未公開，現有證據不足以證明該純圖形標識在台灣已達廣為消費者普遍知悉之著名程度。
此外，法院指出市場上亦有其他第三人以類似幾何圖形註冊商標之情形，Sony無法獨占基本幾何圖形之使用。本案判決為消費電子與遊戲產業提供重要實務指引：即便品牌長年使用特定「圖形」，若欲主張其為獨占之著名商標，仍須提出明確將該圖形「單獨作為來源識別標識」的台灣本土市場行銷與銷售數據，否則難以抵擋含有文字的主要部分比對。
參考資料
羅均瑋 （Chun-Wei Lo）
瑞智智財團隊 專利及商標顧問
二、最高行政法院114年度上字第46號判決：釐清專利請求項之「必要技術特徵」之界線
本案涉及「具平針手段的訂書機」發明專利（下稱「系爭專利」）之舉發案。舉發人主張系爭專利請求項1漏未記載「頂板」結構，而「頂板」是系爭專利的「必要技術特徵」，故系爭專利違反專利法第26條第3項（註，民國93年7月1日施行之專利法）關於「明確性」的規定。專利權人不服，提起訴願及行政訴訟，遭到智慧財產及商業法院駁回後，即上訴至最高行政法院。於本件行政訴訟（即最高行政法院114年度上字第46號判決）中，最高行政法院廢棄了原判決，並撤銷訴願決定及原處分。
最高行政法院確立了「必要技術特徵」的定義，所謂的「必要技術特徵」，是指申請專利之發明為解決問題（即先前技術中存在的問題）所不可或缺的技術特徵。另外，當判斷請求項記載是否明確時，應參酌發明說明揭露之內容、申請時的通常知識，以及該發明所屬技術領域中具有通常知識者，於申請時對於申請專利範圍之認知。基於請求項所界定之技術內容，若可解決前述技術問題，並達成系爭專利之目的，即可認定系爭專利請求項已臻明確。
於本案中，系爭專利是為了解決習知訂書機的「操作費力」及「構件複雜」之問題。雖然系爭專利說明書記載了關於「頂板」的較佳實施例（未記載於請求項中），但系爭專利請求項1已明確界定「傳動件與壓柄結合而產生連動關係」，其透過傳動件及壓柄等結構，即可解決前述的技術問題（即習知訂書機的「操作費力」及「構件複雜」），進而達成系爭專利的發明目的。因此，最高行政法院認定「頂板」並非解決問題所不可或缺的技術特徵，不應將其認定為請求項之「必要技術特徵」。因此，即使系爭專利請求項1未記載「頂板」結構，但其並未違反關於「明確性」的規定。
參考資料
洪 鼎杰 （Jason Hung）
瑞智智財團隊 專利師
三、單純變更溝槽開口方向，未必足以支持進步性
智慧財產及商業法院115年度行專訴字第2號判決涉及新型第M654401號「連接件及具有該連接件之眼鏡」專利之舉發案件。本案中，智慧財產局原認定請求項1、6舉發不成立；惟舉發人提起訴願後，經濟部認為證據2足以證明該等請求項不具進步性，撤銷原處分關於舉發不成立之部分。專利權人不服而提起行政訴訟，最後遭智財法院駁回。
系爭專利與證據2均涉及無螺絲眼鏡之連接結構，均係利用連接件上的勾爪或卡勾，使鏡框與鏡腳得以連接。兩者主要差異在於溝槽或凹部之開口方向：系爭專利係使溝槽開口朝向第二延伸部，證據2則係使凹部開口朝向第一連接件之外側。專利權人主張，此一開口方向差異可使鏡框與鏡腳於受拉力或旋轉拉力時不易脫離，進而達到「穩固連接」及「提高眼鏡耐用性」之有利功效。
法院並未採納專利權人上開主張。法院認為，系爭專利說明書雖記載其目的在於方便組裝及提高眼鏡耐用性，但其主要說明的是藉由連接件達成無需螺絲鎖固之連接效果；至於「溝槽開口方向」本身如何進一步增進穩固連接或耐用性，系爭專利說明書、申請專利範圍及圖式均未特別說明。因此，專利權人於訴訟中主張之防止脫出效果，較接近事後補充之推測性說明，尚難作為支持進步性之有利功效。
本判決再次提醒，進步性判斷中固然應考量發明相對於先前技術之有利功效，但該有利功效必須是實現發明之技術手段所直接產生的技術效果，且須為申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載，或可由所屬技術領域中具有通常知識者依申請時揭露內容推導得出。若某一效果是在舉發或訴訟階段才被具體化，且原申請文件未建立該效果與差異技術特徵之間的連結，法院未必會將其納入進步性判斷。
從專利撰寫及答辯角度來看，若特定方向、相對位置、受力關係或材料配置可能成為日後區別先前技術的重點，申請時即應在說明書中交代其技術作用及效果。否則，即使該差異在結構上確實存在，仍可能被認定僅屬通常知識者可輕易完成之簡單變更，而難以支撐進步性。
參考資料
曾子軒（Frank Tseng）
瑞智智財團隊 專利顧問