筆者：洪瑞章 董事長（Russell Horng）
內文已於1997年2月24日發表在經濟部中央標準局 《工業財產權與標準月刊》「專利侵害」專欄
目錄
壹、侵害鑑定理論的層級關係與解說順序
(1)各種理論之層級關係
(2)各種理論的解說順序
貳、考慮一併介紹「假設性申請專利範圍」的可能性
(1)何謂「假設性申請專利範圍」？
(2)均等論的一些問題
(3)均等論之「三部測試(Tripartite Test)」
(4)均等論與全要件原則的關係
(5)假設性申請專利範圍之性質與侷限性
參、建議事項
壹、侵害鑑定理論的層級關係與解說順序
侵害鑑定基準下篇─「專利侵害之技術鑑定」於第八章第二節(參鑑定基準第31 ~ 46頁)對「專利侵害理論」有頗為詳細之介紹，其中將各種較相關之理論依下述順序逐一排列解說：
(1)均等論 (見基準第31頁)
(2)禁反言之原則(註[1]) (見基準第36頁)
(3)全要件原則 (見基準第45頁)
(4)中心限定原則 (同上)
(5)週邊限定原則 (同上)
(6)三分法原則 (見基準第46頁)
上述各理論可謂為專利範圍解釋或專利侵害鑑定的最基本原理，讀者欲掌握侵害鑑定的正確方向，自需對此等原理有充分之認識，中央標準局之於侵害鑑定基準中特別為文詳加解說，實係體貼而明智之做法。惟筆者擬再提出如下拙見，供主筆先進及讀者之參考：
(1)各種理論之層級關係
按由專利制度的演進歷史觀之，上述各理論的出世不僅多有先後之分，且相互之間常存在著必要之關聯。以較早將專利制度法制化的美國為例，其係於1790年4月10日「公布」最初的專利法(註[2])。初始對專利之申請採取「審查制(Examination System)」，然基於審查人力之考量，逐於1793年2月21日進一步修正專利法，將「審查制」改為「註冊制(Registration System)」。直到1836年7月4日因數十年間註冊制造成的專利浮濫及衝突不斷，導致大幅度的修法，除回復「審查制」及於同年7月13日起正式實施流水順序的專利號數制度(註[3])外，並確立「請求專利部分(Claims)」(註[4])之記載亦屬專利要件之一，惟「請求專利部分」在1869年之前均尚不屬即時公諸於世的公告文件之列(註[5])。在此之前，專利範圍的界定及解釋大抵基於中心限定主義之概念，在此一時空背景下，劃時代案例(Landmark Case)之Winans事件於1853年首創了「均等理論」。
美國於1870年7月8日將專利法做另一大幅度之修正，並明定申請專利範圍之意旨為「申請人應將其認為是自己的發明或發現之製品、改良或組合予以具體地指出，並將其範圍明確地請求」，因而使得專利範圍之界定/解釋原則由中心限定主義逐漸轉換為周邊限定主義。而周邊限定主義之理念認為申請專利範圍所記載之發明構成要件，均屬確認專利範圍之必要條件，因此當對象物中並不存在此等專利權人自行選定之構成要件時，其行為人便不需負侵害之責任。由此一觀點而言，可認為「 周邊限定主義 」之思想係以「 全要件原則 」之形式來體現(註[6])。
如上所述，足見均等論乃是中心限定主義下衍生出之專利範圍解釋方法，而全要件原則則係在周邊限定主義之背景下誕生發展之理論(註[7])。
其次，禁反言原則基本上係導源於英美法之「衡平法(Equity)」的原理。衡平法者，乃以崇高而足以為一般法律圭臬之原則，以修正現有法律之一法也。即衡平法修改法律，乃公然為之(註[8])。就調和法律行為的具體妥當性以謀當事人間的公平正義而言，英美法的衡平法與大陸法系有「法律領域最高指導原則─帝王條款」之稱的誠實信用原則頗為近似，二者均在提高法律行為的倫理價值，即追求實質的公平正義(註[9])。誠實信用原則之精神在於「就當事人雙方之利益，公平較量者」。而衡平法的名言之一則為「請求救濟者，本身須清白」(註[10])。
衡平法中與禁反言原則最相關者乃「不可否認原則(Equitable Estoppel)」，即當事人一方居於交易上原來地位已獲得利益，後因其故意或過失，以行為、言詞、承認或沈默等方法，使他方當事人誤信重要事實已發生或不發生，並據以為一定之行為時，該當事人即不得再否認其在原來地位與他方當事人因誤信所為之行為，否則他方當事人勢將蒙受損害(註[11])。美國最高法院法官Lord Coke則做如此之定義「A man’s owne act or acceptance stoppeth or closeth up his mouth to alleage or plead the truth.」及「A man is not prevented, by estoppel, from telling the truth. He is only barred from the assertion of a right or title by some previous action or conduct on his part which would render the present assertion of his right unjust.」(註[12])。
當衡平法之不可否認原則被導入專利體系後，所顯現的實務是「Patentee cannot impose a limitation to receive the claim and then ignore the limitation in interpreting the claim.」(註[13])。實務上，禁反言原則有時可獨自發揮作用，有時與全要件原則互伴產生確認專利範圍之效力(按全要件原則本質上即涉及禁反言之問題)，有時則被當做是抑制均等論擴張解釋的有力武器，因而性質上，可將禁反言原則看成是專利體系中周邊限定主義下的下位概念(註[14])。
基於上述說明，筆者認為吾人可將「中心限定主義」、「周邊限定主義」及本文上篇所述之「主題內容限定主義」稱之為專利範圍解釋原理的第一階理論(或「首階理論」)，而「全要件原則」、「均等論」及「禁反言原則」則為由該等第一階理論再推演發展出的下位第二階理論(或「次階理論」)，亦即前者與後者在專利解釋理論上的位階與意義，絕不可等量齊觀。換句話來形容，上述「首階理論」如被視為「戰略」，則該等「次階理論」就好比是在該等戰略指導方針下，再發展出來的各種不同「戰術」。
(2)各種理論的解說順序
依拙見，似不宜將該等不同之「限定主義」與「全要件原則」等諸次階理論相混排列逐一加以說明，尤其將下位概念的「次階理論」先於前面第一至三項加以解說，然後才於接續的第四至五項闡釋衍生出該等「次階理論」的背景原理之「首階理論」，此種章節配置由諸理論之位階的角度觀之，似非最理想之安排，而各種理論的解說順序似亦可再依其上下位概念之關係，做適度之調整。
再者，專利實務上慣於將上述各「次階理論」以「原則」稱之，如「全要件原則」、「禁反言原則」(「均等論」則為例外，但英文仍以Doctrine稱之)，為便於區別上位概念的各「首階理論」(可視為「母原則」)與下位概念的各「次階理論」(可視為子原則)，實務上亦慣於將該等「首階理論」以「XX限定主義」或「XX界定主義」稱之，如「中心限定主義」、「周邊限定主義」及「主題內容限定主義」，而較少稱之為「XX限定原則」(註[15])。基於區別之方便，鑑定基準似可做從善如流之修正。
[1] 鑑定基準中將「禁反言之原則」英譯為「File Wrapper Estoppel」；惟自美國於1982年10月1日廢除歷時127年之「權利請求法院(US Court of Claims)」及歷時73年之「海關暨專利上訴法院(US Court of Customs and Patent Appeals)」，並正式成立「聯邦巡迴上訴法院(CAFC)」之後，禁反言原則已改稱為「Prosecution History Estoppel」【見「The Phoenix Court」by Howard Thomas Markey (CAFC第一任首席法官)─AIPLA Q.J., 1 October 1982】。
[2] 見「美國專利制度與審查實務概論」，經濟部中央標準局員工消費合作社1990年2月印製，第3頁第4段；依「The Story of the U.S. Patent and Trademark Office」by U.S. Department of Commerce/Patent and Trademark Office之記載，George Washington 於該日「簽署」 The First Patent Bill。
[3] 1790年至1836年7月12日頒發之專利不適用此一專利號數制度，美國專利史上的第一件專利係於1790年7月31日頒給賓夕法尼亞州之費城(當時為佛蒙特州之Pittsford)的Samuel Hopkins，該專利之原始文件現仍典藏在The Chicago Historical Society；至於適用新號數制度的第一件專利(Patent No. 1)則於1836年7月13日頒給對修法出力甚多的緬因州上議院議員John Ruggles之運輸車輛用蒸汽引擎。其後於1911年8月8日頒發Patent No. 1,000,000，於1935年4月30日頒發Patent No. 2,000,000，於1961年9月12日頒發Patent No. 3,000,000，於1976年12月28日頒發Patent No. 4,000,000，於1991年3月19日頒發Patent No. 5,000,000，預計本世紀末有超過Patent No. 6,000,000之可能。
[4] 中心限定主義之理論認為「申請專利範圍」之文字描述僅是一種將技術思想具體化之例子，而非用以確定專利技術獨占之範疇，故其初始只需忠實地描述發明之實物，並敘述發明所具有之技術特點，因此本質上，此種主義下之申請專利範圍的陳述係「請求專利部份」的記載。
[5] 美國專利局直到1843年才於專利年報中同時列出依英文字母順序排列之「發明人名稱索引」、與「專利發明之名稱索引」、「剛屆滿之專利明細表」，以及「前一年度核准專利之請求專利部份」；直到1853年才增列核准專利之代表圖式，並於數年後為每一核准專利加列四至五行以內之摘要說明。但若干年後由於出版內容之大量增加，致使年報的發行（或請求專利部份的面世）常須延後至專利核准後兩年多才能完成；為解決此一問題，每週一期的專利公報（包含剛獲准專利的申請案之請求專利部份）才於1869年正式施行；見Report of The Commissioner of Patents for The Year 1869, Pages 14-15─United States Patent Office, 27 January 1870。
[6] 黃文儀著「申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷」，第114頁以下。
[7] 同註6一書，第120頁以下。
[8] 何孝元著「誠實信用原則與衡平法」─1992年10月，緒論第一章，第２頁。
[9] 施啟揚著「民法總則」─1993年12月，第五篇第18章第65節。
[10] 衡平法的格言(The Maxims of Equity)有十一條，其中第四條為「進入衡平法領域者，須有潔淨之手(He who comes into equity must come with clean hands)」，見Equity Jurisprudence, Chapter 1, The Fundamental Principles or Maxims of Equity, Pages 155 & 181─San Francisco Bancroft-Whitney Company, 1907。
[11] 同註８書，第九章，第163頁。
[12] The Principles of Equity,Chapter IV, Equitable Estoppel; Election, Page 477以下─The Banks Law Publishing Co. NY, 1920。
[13] McCarthy’s Desk Encyclopedia of Intellectual Property by J. Thomas McCarthy, 1991, Page 128。
[14] 法學者包路斯(Paulus)有「誠意訴訟當然包含抗辯(bonae fidei indiciis exceptiones insunt)」之說，見註8一書，第二章，第8頁；又衡平法的第八條格言謂「衡平法協助主張權利之當事人，而非協助怠於行使權利之當事人」(Equity aids the vigilant, not those who slumber on their rights」)，見註10一書，Pages 197-199；惟在專利實務上，禁反言原則之適用並非全然依賴利害關係人之主張。
[15] 同註2一書，第5頁；同註6一書，第112頁以下；但中國大陸亦有學者以「ＸＸ限定原則」稱之，例如本文上篇備註9一書第40頁以下，惟由易於理解及避免混淆之角度觀之，此顯非良策。
貳、考慮一併介紹「假設性申請專利範圍」的可能性
(1)何謂「假設性申請專利範圍」？
近數年來常聞國內專利界同好討論此一話題，筆者自身並曾被詢及此一問題，其中包括數十位侵害鑑定專業機構之實際鑑定人員或主管，以及專利專責機關之專利審查委員，顯見此一問題確引起相當程度之興趣。惟此次專利侵害鑑定基準似未就此表示意見，筆者亦擬趁此機會一抒拙見，供大家參考。
簡言之，「假設性申請專利範圍(The Hypothetical Claim)」，係美國聯邦巡迴法院(Federal Circuit)於1990年審理Wilson Sporting Goods之專利侵害訴訟案件時，首先提出之概念及判定均等論的新技巧(註[1])。
其大致步驟是想像一字面範圍適足夠涵蓋對象物之「假設性」申請專利範圍，以將均等論之抽象界限條件概念化，然後研判此「假設性申請專利範圍」在與相關的先前技術比較之後是否具備「可專利性」。若答案為否定，則對象物應淪於先前技術之領域，而非系爭專利之範圍所能涵蓋(註[2])。惟若答案為肯定，則藉由均等論之擴大解釋而認定對象物對系爭專利構成侵害時，相關的先前技術將不得再被拿來排除此種侵害專利之認定。
曾有多位美國學者專家為文分析「假設性申請專利範圍」客觀上之優缺點(註[3])，其中褒貶皆有，褒者認為此一新技巧為解決高難度的均等論找到了「萬靈丹」，貶者則認為「假設性申請專利範圍」使均等論的研判工作變得更加複雜而不切實際(註[4])。惟不論褒貶，均沒有人反對「假設性申請專利範圍」至少可做為現行均等論判定實務的輔助原則與技巧，亦即當無法以目前被普遍採用的均等論判定原則來獲得令人信服的侵害鑑定結果時，「假設性申請專利範圍」的概念便很值得吾人參考。換言之，將「假設性申請專利範圍」之原理及實施程序納入專利侵害鑑定的理論體系中加以介紹，應有一定程度的價值。筆者將於下文稍微探討「假設性申請專利範圍」的性質與侷限性，但在此之前，筆者擬就均等論稍加說明。
(2)均等論的一些問題
國內外不乏探討均等論原理及適用案例之文章著書，但由於其性質的特殊性，雖然歷經長久時間的發展，時至今日，在同一專利、對象物的專利侵害案件中，不同的鑑定專家、審判員等仍可能獲致截然不同的均等論判定結果，或者雖然判定結論一致，但此結論的形成過程和分析理由則相差十萬八千里。此等事實除了突顯「均等論」研判上存在的「隨機性」或「不穩定性」外，似乎同時說明，現行實務上之均等論研判技術大多尚未真正切入專利侵害鑑定的最內核心(註[5])。
許多實際案例上的「均等論」用語應是專利工作者耳熟能詳的，例如：「xx元件與xx元件之間應屬等效之替換」、「xx組件與xx組件在功能及結果上係屬實質等同」、「xx物與xx物之間，具有實質同一性」、「其形狀構造之變更，對熟悉此項技藝者而言，係屬一般性之變更」、「此等元件之替換，由熟習此項技術者的角度觀之，係屬顯而易知」等等。平心而論，上述前半部之用語只有均等論的判斷「結論」，而完全欠缺形成此結論的說理或真正技術鑑定理由。至於後半部之用語則完全暴露鑑定工作者已陷入「主觀立場」之窘境，此時專業化的素養似無用武之地，蓋涉訴當事人之一造既可輕易而直接地論斷「屬一般性之變更」或「屬顯而易知」，則當事人之另一造(或法院)要獲得「此種變更確屬不同凡響的技術突破」或類似用語，並無任何困難，於是均等論之判定變成毫無意義，此等結論實際上只會使一切回到侵害鑑定以前爭執剛開始的原點，故不值得採取。
截至目前為止，均等論已發展出許多的輔助性原則，除本文上篇所提及的「鑑定簡要準則」第－項以下的若干參考重點可予考慮外，其他如：元件的設置位置改變，但實質機能不變；元件之上下位置對換或左右對調，但實質機能不變；元件之形狀改變，但實質機能不變；元件之尺寸或比例明顯不同，但實質機能不變；方法專利之步驟順序變動，但實質作用不變等等，均可視為均等論之適例。其他如先鋒型發明專利(或支配性或上位概念發明專利等)較改良型發明專利具有更大之均等範圍；及對象物若淪於先前技術之領域，則不能適用均等論等，亦值得參考。
但進行均等論判定時，比較值得採行之主要準則，似仍非「置換可能性」及「置換容易性」的判斷原則莫屬(註[6])。侵害鑑定基準於第74頁第2大項(適用均等論)第(1)小項(運用原則)中對「置換可能性」及「置換容易性」的施用有如下之說明：
(A)實質上為同一技術手段或方法，同一作用，且產生同一結果時，兩者為均等物。
(B)兩者中有等效置換性，而為熟習該項技術者所能輕易完成時，兩者為均等物。
上述第(A)點所述者乃是「置換可能性」，至於第(B)點之說明，則似為「置換容易性」，但似乎更像「置換可能性」與「置換容易性」之結合。惟由鑑定邏輯及國際間較被認同的實務觀之，「置換可能性」及「置換容易性」之測試間往往具有先後順序之習慣，且亦有某種程度之「擇一關係」。亦即當經由「置換可能性」之檢視後，如果所獲得的「均等論不適用」之結論會令熟習該項技術者大感意外，才不得不須再進行「置換容易性」之檢視(註[7])，本文上篇備註14所提及之「電晶體─真空管」的實際情形亦其適例之一，其他垂手可得之簡單例子如螺絲與鉚釘的互換。一般人需要將兩元件固定在一起時，通常會選擇採用螺絲或者是鉚釘。由於此二零件之選用是一般性之常識，因此如果我們預測一位明理的法官會認定螺絲與鉚釘的互換適用「均等論」，那應該是比較保險的做法。換言之，經由「置換容易性」之檢視極易獲得螺絲與鉚釘屬「均等物」之結論，蓋因對熟習此項技術者而言，此二者之「置換」係屬顯而易知。
但我們如果採用「置換可能性」之角度來檢視螺絲與鉚釘的互換，則結果可能出現爭議，因為欲達到「固定」之目的，螺絲需被「旋轉進入」一螺孔，鉚釘則被「直接插入」一孔洞中，又螺絲係藉由螺牙及其斜面之摩擦現象加以定位，鉚釘則必需經過「塑性變形」才能固定，此均可說是二者在「技術手段」上之區別。再自「機能」的角度觀之，螺絲的固定是可調漸進式地達成，鉚釘的固定則是直接快速地實現，故二者亦有差異。至於二者所獲致之技術效果(即結果)，則一為可拆式固定或連接，另一為永久性固定或連接。易言之，以鉚釘來替換螺絲(反之亦然)，並不符合「置換可能性」之「以實質相同之手段來發揮實質相同之機能，以產生實質相同之結果」的均等定義(註[8])，惟此種結論就熟習此項技術者之角度觀之，顯然大有疑問，因此有藉助「置換容易性」之原則加以複驗之必要。
簡言之，進行均等論之判定時，鑑定者只要發現符合「置換可能性」之定義，或雖不符合(惟結論令人訝異)，但卻滿足「置換容易性」之要求，則原則上即有均等論之適用。亦即「置換可能性」與「置換容易性」並不需要同時滿足，因此鑑定基準第74頁第2大項第(1)小項第點之措詞，似可考慮修正為「兩者之置換為熟習該項技術者所能輕易完成時…」或「此種改變對熟習該項技術者而言，屬顯而易知…」。另外，省略「置換可能性」而直接採用「置換容易性」之原則來進行均等論之判定，當然如前文所說明，並不值得鼓勵。
(3)均等論之「三部測試(Tripartite Test)」
雖然Graver Tank 事件首創了「手段」、「機能」、「結果」三要素所形成的均等論判定原則，但若鑑定者或法院直接做出此三者均屬實質上相同(Substantially the same)之結論，則仍然有隔靴搔癢，難完全令人信服之遺憾，因任何人(尤其是侵害訴訟之被告)仍能堅持此三者是截然不同 (Totally different)。若謂Graver Tank 事件之後，專利界仍然陷於均等論的迷魂陣之窘境中，應不為過。此種困境使得均等論的三部測試不得不面對修正或批判之壓力，於是主張於「手段」、「機能」、「結果」以外增加另一要素的觀點於焉出現，吾人可稱此新觀點為「四部測試(Quadripartite Test)」之說，首創案例為1991年美國聯邦巡迴法院的判決，其宣示如下意旨(註[9])；
「…evidence of infringement under the doctrine of equivalents requires explanation of why the overall function, way and result of an accused device are substantially the same as those of a claimed device, and why the particular feature in the accused device is the equivalent of the claimed limitation.」
因此欲獲得「手段」、「機能」、「結果」均實質相同之結論的同時，也必需清楚解釋它們「為什麼」可被認定為實質相同。此一觀點的提出對縮減均等論的「隨機性」有很大的幫助。
以下筆者僅就一國際間頗受注意的專利侵害案件簡單說明均等論「四部測試」之要義。
中華民國第26200號新型專利(註[10])請求一種「脫毛裝置」，其第一項申請專利範圍之內容如下：
- 一電動脫毛裝置，其包含：
一手持可攜式外殼；
設置於該外殼中的馬達機構；及
一螺旋形彈簧，包含若干相鄰的捲圈，安置為由該馬達機構驅動作相對生長有要去除毛髮的皮膚作旋轉式滑動；該螺旋狀彈簧包括一弧狀毛髮嚙合部分，設置為構成於其上捲圈張開的凸側，及一與之相關，於其上捲圈壓在一起的凹側，螺旋狀彈簧之轉動提供捲圈的連續動作，由在凸側的張開形態變為在凹側之壓緊形態，並將毛髮嚙合而由皮膚拔除，因而捲圈相對毛髮的表面速度遠超過外殼對之的表面速度。
對象物為一種除毛器，其各個構成要件與前述「脫毛裝置」大致相同，唯一的差別是對象物將「脫毛裝置」中的「螺旋形彈簧(Helical Spring)」(見圖1)改成「橡膠質彈性圓桿(Synthetic Rubber Rod)」(見圖2)。
[1] Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates, 14 USPQ2d 1942, 1948-49 (Federal Circuit 1990)。
[2] 美國聯邦巡迴法院於1991年就Key Manufacturing Group Inc. v. Microdot Inc.之專利侵害訴訟案，亦做如下之判決宣示:「The Chaivre, Allmanna, and Erdmann Patents would make the Microdot nut obvious …. Because the Microdot nuts, and thus the hypothetical claim, are obvious in light of these three prior art references, the doctrine of equivalents does not reach the accused nuts.」
[3] 例如Doctrine of Equivalents Analysis after Wilson Sporting Goods: The Hypothetical Claim Hydra─by Henrik D. Parker, AIPLA Q.J., No. 3, 1990；New Infringement Analysis: Wilson Sporting Goods Case─by Frederick F. Calvetti, Patent World, May 1992等等。
[4] 如註18所述之後者。
[5] 美國學者專家Maxim H. Waldbaum 及David Sipiora 於Pennwalt Redux-Judicial Uncertainty vs. Procrustean Bed (AIPLA Q.J., No. 3, 1991)一文中做如下之結論：「Despite attempts at refinement and development over more than a century, the doctrine of equivalents remains imprecise.」及「the Federal Circuit has undertaken to redefine the doctrine in an attempt to create greater certainty in application. The court‘s efforts, however, are both ill-advised and unlikely to succeed.」
[6] 專利侵害鑑定基準第33－34頁及第74頁；以及本文上篇備註13之說明。
[7] 參本文上篇備註13之說明，其中ARTICLE 21第2項之(i)、(ii)款係以「or」予以區隔，前者實際上是美國標準之均等論判定原則，後者則可稱為德國式之均等論判定原則。
[8] Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co., 339 US 605,85 USPQ 328, 1950；此為周邊限定主義下之均等論前導判例，其首先提出way-function-result之均等論「三部測試(Tripartite Test)」或稱之為「Graver Tank Test」。
[9] Malta v. Schlumerich Carillons Inc., 21 USPQ2d 1161 (Federal Circuit 1991)。
[10] 此發明在世界各國獲得17件專利(包含一件指定11國之歐盟專利，如EP Patent No. 0,101,656, US Patent No. 4,524,772 等)及4件工業設計保護，並因上市的前兩年達到580萬件之銷售量及美金3億4仟萬元的銷售總額，而被稱之為「The key to unlock the treasure」，但同時在世界各國引起大量仿冒，並展開大規模而長期的專利侵害攻防戰，其中除英國及奧地利外，其他國家均認定被告之行為構成侵害，一連串的發展過程亦被若干國家之專家學者為文探討或列入各種會議之Agenda。
德國法院大致採用德國式均等論判定原則的「置換容易性」來評價此一侵害案件，並認為由於專利權人以和先前技術(彈簧的傳統使用方式）完全不同之形態來設計該脫毛裝置之螺旋形彈簧，因此吾人有必要超越「螺旋形彈簧」的字面概念，去瞭解它在此案中被設計的真意。如此便可發現「螺旋形彈簧」在此案中事實上是扮演一種「彈性圓柱體(Elastic Cylindrical Body)」的角色，並且以弧狀形態被高速轉動，同時此圓柱體在其凸出側形成有複數「槽口」，而在凹入側則能拔取掉入槽口的細毛，於是得到「螺旋形彈簧」與「橡膠質彈性圓桿」屬均等物之結論。
惟若以「置換可能性」的均等論三部測試來評價此一侵害案件，則必需逐一判斷脫毛裝置之「螺旋形彈簧」與對象物之「橡膠質彈性圓桿」在「手段」、「機能」、「結果」上是否均屬實質相同，但欲去除隨機性以獲得更為客觀的均等論判定結果，毫無選擇地必需清楚交代「為什麼」上述二元件的「手段」、「機能」、「結果」應被認定為「實質相同」，而不是「實質不相同」。此時我們隱約中似乎感覺到更接近了均等論「置換可能性」的精髓，也就是專利侵害鑑定的最內核心。
當然欲解釋上述「為何實質相同？」或「為何實質不相同？」之問題，最不富變化性之做法是正確明白地指出上述元件之「手段」、「機能」、「結果」各為何物，並將兩者所對應之物逐一比較(手段對手段、機能對機能、及結果對結果)，而欲做到這一步，則除非對涉案專利之專利說明書(含申請專利範圍)、圖式、申請過程之檔案歷史(甚至包括爭議案件之檔案及之前未被發現之先前技術等)、及對象物之結構與特性有徹底之瞭解，否則不易辦到。
針對上述「脫毛裝置」相對於「除毛器」之案例，我們不妨嚐試朝著這個方向去分析比較：
(1)就「手段」的要素而言
(A)該脫毛裝置之「螺旋形彈簧」具有複數槽縫(此為彈簧線之隙縫)，該等槽縫在彈簧之弧形凸側呈「楔形開口」狀，並當彈簧之凸側表面與使用者之肌膚接觸時，容許細毛掉入其中；因該彈簧能繞軸心轉動，故當凸側表面轉至內凹側時，楔形開口便閉合，而將掉入其中之細毛鉗住；當彈簧繼續轉動時，細毛便被夾在閉合之槽縫拉拔而去；於此我們看到了第一個「手段」，即會隨著設置本體的轉動而同步朝凸側「張開」及朝凹側「閉合」的「楔形開口」(即毛髮嚙合部分)。(螺旋形彈簧與橡膠質彈性圓桿在名稱、材質、形狀上之差異應已在全要件原則之階段被考慮過了。)
(B)申請專利範圍第10項指出該螺旋形彈簧具有每分鐘至少70公尺的表面轉動速度，此約等於4500 rpm，但當然申請專利範圍第1項並不受此條件所限，而依說明書之敘述，該彈簧之表面轉動速度可為每分鐘100公尺至150公尺，此約等於6370至9555 rpm；亦即該「楔形開口」係以極高之轉速進行「張開」與「閉合」之連續動作，在此又發現了第二個「手段」，即「快速轉動」。
(2)就「機能」的要素而言
前述第一個手段直接發揮「容納、夾住及拔除」細毛之機能，當結合第二個手段之後，便成為「快速容納、夾住及拔除」細毛；因此我們可將該彈簧之機能歸納為：
(A)夾住(Gripping)細毛；及
(B)快速拔除(Plucking)。
(3)就「結果」的要素而言
依專利說明書之記載，我們發現設有複數可連續張閉之「楔形開口」的彈簧被「快速轉動」時，將發揮「夾住」細毛，並將之「快速拔除」之機能，進而產生如下結果：
(A)迅速除毛；及
(B)將拔毛之痛苦減至最小(或不會痛)。
換言之，上述螺旋形彈簧的技術「手段」、「機能」、「結果」可歸納如下：
(1)手段─(A)設有複數可張開及閉合之楔形開口；(B)快速轉動
(2)機能─(A)夾住細毛；(B)快速拔除
(3)結果─(A)迅速除毛；(B)不會痛
當我們找出了上述螺旋形彈簧的全部「手段」、「機能」及「結果」後，也幾乎同時發現該等「手段」、「機能」及「結果」確實與對象物之「橡膠質彈性圓桿」的對應「要素」實質一樣，因而自然可輕易地解釋「為什麼」該二元件之「手段」、「機能」及「結果」係屬實質相同，茲不再贅述。
上述脫毛裝置之案例雖發生在「四部測試」的觀點被提出以前，但當我們明確地指出待判定元件之「手段」、「機能」及「結果」各為何物，並解釋出為什麼它們應被認定為實質相同時，不僅同時找到了第四個要素(即為什麼？)，也大幅縮減該侵害案進行均等論判定時之隨機性或任意性，並使兩造當事人、鑑定者及法院之均等論研判結果的趨於一致，變得較有可能。
（按均等論的最大問題便是存在著太高的任意性，各種學說判例的創見不外在追求一個共同的理想，那就是讓侵害爭訟的兩造當事人、鑑定者及審判員在做均等論的研判時受到某種規則性的約束，使得「均等置換」的判斷即便在「即使我能(客觀)，我亦不願」之不正心意趨向下，仍會獲至「即使我願(主觀)，我亦不能」的客觀行止結果）。
惟須注意者，上述說明並未將均等論判定「時間點」之問題列入考慮，但因判定之結論為適用均等論，該時間點之問題也就不重要了。另外可能存在的先前技術或專利申請過程中出現的禁反言，均仍有逆轉上述均等論研判結果之可能。
基於上述均等論之說明，筆者認為侵害鑑定基準中的範例說明，就均等論的研判示範最好以「置換可能性」為之，並將「置換容易性」的案例示範當作輔助性說明即可。
(4)均等論與全要件原則的關係
在此並不欲討論全要件原則與均等論在理論形成歷史中之糾葛，而純係嚐試說明兩者在侵害鑑定程序上的一些關係現象。
如本文上篇所述，申請專利範圍的本質乃是在技術之空間觀念上佔領了一塊區域或範疇。同理，申請專利範圍中之每一個構成要件也佔有一塊區域，只是申請專利範圍所佔領的區域是顯性的，而構成要件所佔的區域則是隱性的。因此可以說表示一個構成要件的名稱用語(或文字說明)不只是用來定義該構成要件的特定技術手段，也用來定義該構成要件所能發揮之機能，更同時劃出了該構成要件所佔的隱性區域。換言之，既界定出構成要件的技術手段區域，也界定出其機能區域(註[1])。
例如專利發明中設有一個「彈簧」，對象物則以「海綿」代之。此時該二元件究竟算不算等同？又結論應該在全要件原則或均等論之階段獲得？
本文上篇曾提到全要件原則之判定即為構成要件之機能比對，如果有人直覺認為「彈簧」與「海綿」當然不等同，因為名稱、外形或材質不一樣，則此是忽略了「機能比對」在全要件原則中的重要性。但如果有人因為「彈簧」與「海綿」均具有彈性，而遽下兩者等同之結論，則此是忽略了「主題內容限定主義」之精神。事實上，「彈簧」與「海綿」是否等同，需視情況而定。在討論之前，讓我們也順便來看一下「手段」、「機能」、「結果」三者間的關係。按一個技術手段與該手段所產生的技術效果間必需具有對價之密切關聯。易言之，須具備由於一個特定技術手段(Way)之設計而造成一個特定技術結果(Result)之出現的對價關係，才有成立特定「構成要件(Essential element)」之餘地。此種對價關係即指使特定技術手段與預期之特定技術結果之間存在一種比例關係之「必要關聯」，而此一必要關聯即吾人所熟知之「機能(Function)」。
現在回頭來看「彈簧」與「海綿」的問題。彈簧有許多不同的種類、用途及機能，我們僅就「懸吊/拉伸」及「緩衝/頂推」為例試加以說明。若專利發明中的「彈簧」是被用來發揮具有機械上意義之「懸吊/拉伸」的機能，則以一般性之技術水準觀之，「海綿」顯然難以發揮相同之機能，因此比較合理的結論可能是兩者既不適用「全要件原則」，也不適用「均等論」，故屬不同之元件。但若專利發明中之「彈簧」是被用來發揮一般性(特定需求之反義)之「緩衝/頂推」機能，則事實上該彈簧只是扮演一種「彈性元件」之角色，此時此一特定元件在申請專利範圍中最好以「彈性元件」或「彈性體」等概括性用語加以界定，而如果以特定性用語的「彈簧」加以定義，便是失策的過度限定(註[2])，因彈簧與海綿的元件本身通常仍有特定彈力作用現象之差異(此為二者在機能界限邊緣的差距，例如因彈性係數的不同)，彈性元件只要有適度合理之彈性即可，不需要特別利用到此差距部分，彈簧才需要。因此彈簧與海綿在全要件原則之階段不能被認定為機能相同，亦即二者並非相同之元件。於是還得進入均等論的階段就二者之「手段」、「結果」及「機能之界限邊緣差距」做另一種更概括一些的判斷。
或許有人會問，以「彈簧」之用字所造成的過度限定可否適用「相對性全要件原則」予以補救？依筆者之見，應該不可以，因為此處的錯誤是此一特定元件的界定用語不當(應用「彈性元件」而不該用「彈簧」)，而不是申請專利範圍之「請求標的」實質上不需要此一彈性元件，故不符合本文上篇所述的研判「非必要條件」的兩種參考基準(或方法)，因此彈簧仍屬構成要件。上述分析可解釋何以前文「脫毛裝置」之彈簧與對象物之彈性圓桿在均等論判定時獲得「機能實質相同」之結論，但在全要件原則之「機能比對」時，二者卻屬要件不相符。
基於上述說明，可見「全要件原則」之階段不僅只是研判對象物有無掉入獨立項申請專利範圍之顯性區域中，同時也在判斷對象物的各個相關元件有無陷於申請專利範圍之相對應構成要件所佔的隱性區域內。一旦發現對象物的某個元件與專利的某個構成要件相符時，也就是肯定該元件掉入該構成要件所界定的隱性機能區域內，對此種現象我們可以稱之為該元件與該構成要件「完全相同(Exactly the same)」(註[3])。反之，如果發現二者不相符時，則該元件與該構成要件之比對必需再進入「均等論」之階段，以研判二者雖然沒有「完全相同」，但是否有「實質相同(Substantially the same)」之問題。
基於相同邏輯，如果二元件因在「全要件原則」之階段被判定為相符，而認其機能屬「完全相同」，則在必需進入「逆均等論」階段之情形(如對象物符合全要件原則時)，由於該二元件之機能已於前一階段確認完全相同，因此原則上「逆均等論」不再就元件的機能再加以比較，而只著重在「手段」與「結果」之異同(註[4])，此種不再重複比較「機能」的做法是基於鑑定經濟原則的簡單道理，我們可稱此現象為「避免重複評價」之原則。筆者將於下篇中進一步討論「避免重複評價原則」與專利侵害鑑定各步驟之關係。
(5)假設性申請專利範圍之性質與侷限性
如前文所述，假設性申請專利範圍為鑑定者提供了「置換可能性」及「置換容易性」以外的另一個均等論判定方法。假如這個新判定方法值得列入侵害鑑定基準中，我們便必需研究它與「置換可能性」及「置換容易性」之關係，尤其是能否優先於(或直接取代)後兩者，而被直接使用。當然回答此問題之前，我們有必要就假設性申請專利範圍的性質深入探討。
與「置換可能性」相較，假設性申請專利範圍避免了解釋相對應之二元件的「手段」、「機能」、「結果」為什麼實質相同之麻煩。與「置換容易性」相較，假設性申請專利範圍則至少暫時迴避了相對應二元件之互換，對熟習該項技術者而言，是否顯而易知的主觀判斷問題。難怪此一新觀點由美國聯邦巡迴法院提出後，立刻受到熱烈而廣泛之注意，因此其具有一定程度的參考價值，應不容置疑。截至目前為止，學者專家對假設性申請專利範圍的批判大致如下：
(A)對象物雖然同一，但可能因為撰寫的人不同，致出現各種不同範疇的假設性申請專利範圍，而其相對於先前技術又均具有可專利性，此時恐又有判斷何者才是最恰當的麻煩；及
(B)對象物在技術的空間觀念上只是一個點，但一寫成假設性申請專利範圍以後，可能變成足以包含若干個實施例的一塊技術範疇，其中可能同時涵蓋與系爭專利之申請專利範圍「均等」與「不均等」的實施例。
惟依拙見，似不僅只於此，茲析述如下：
(C)均等論判定時間點可移動之問題
如侵害鑑定基準第71頁第－項「比較結論」所謂之「缺少申請專利範圍中的非必要技術構成─與申請專利範圍相同」及本文上篇關於「相對性全要件原則」之說明，於全要件原則之階段若發現採行「絕對性全要件原則」有違衡平原則之疑慮，則較理想之措施係選擇採行「相對性全要件原則」；又如本文上篇關於「均等論判斷基準時間點移動說」之拙見，均等論之「判定時間點」的移動，事實上亦是為貫徹衡平原則之精神而設；再者，本篇前文亦有論及，禁反言原則與衡平法中的「不可否認原則」有極密切之關聯。因此可以說「衡平精神」才是整個專利侵害鑑定程序及專利範圍解釋理論的真正靈魂，而各種的限定主義、原則及理論都可說是被設計出來達成相同的理想，也就是實踐衡平精神的至高原則。
假設性申請專利範圍既是被提出來做為判定「均等論」的替代方案，則其能否如同已有的均等論判定方式那般，發揮貫徹衡平原則之作用，便顯得格外重要。撇開均等論擴大(或縮小)解釋申請專利範圍之功能不談，依拙見現有均等論判定時間點可移動以適度調節均等論適用範圍之機制，似不易於假設性申請專利範圍中立足。蓋因判斷代表「對象物」的假設性申請專利範圍是否具備可專利性，乃是與系爭專利「申請日」之前已存在的先前技術來做比較，若我們將先前技術之範圍改變，回溯到系爭專利「申請日」之前一段時日(即使只前移一日)已存在之技術，則無異承認系爭專利之排他性範圍可涵蓋到先前技術之領域。此將有違衡平原則之精神，而當然不被容許。
反之，若將先前技術之範圍調整到系爭專利「申請日」之後一段時間前(即使只後挪一日)已存在之技術，則可能增加技術引證，致擴大先前技術的公眾領域(Public Domain)，而使假設性申請專利範圍更不易具備可專利性。也就是說對象物更容易被認定是公眾領域之技術，而不屬系爭專利之範圍，此種現象將使專利的排他性範圍毫無道理地被縮減，自然也不符合衡平之精神。職是，假設性申請專利範圍之均等論判定方式，自然難以保存藉移動判定時間點以調節專利範圍之機制。
(D)無技術緊鄰現象之問題
有體財產權與無體財產權的若干不同性質中，有一種性質是比較值得我們關切的(就此問題而言)，那就是有形物質終究有限，無形的智慧結晶則實際無窮。此性質反映在專利的體系上時，我們便會發現很多的專利發明/公開技術之間並不一定都是一個緊靠著另一個，有的是彼此範圍相距甚遠，有的是彼此範圍互有重疊、衝突，亦即不一定個個都存在著「技術緊鄰現象」。如此一來假設性申請專利範圍原來設計的思考基礎就會出現問題。例如系爭專利與各先前技術在技術的空間觀念上佔據之區域互有相當距離時，如圖3，則可能出現如下之情形(P代表系爭專利之均等範圍，X表示所有相關先前技術，A、B、C及D、E、F各代表不同之對象物)：
[1] 此觀點可用簡單的邏輯加以證明，例如原申請專利範圍包括三個構成要件A＋B＋C，如果再給它多加一個構成要件D，使成為A＋B＋C＋D，將使其範圍縮小，反之如果將原有構成要件刪掉一個，例如C，使成為僅餘A＋B，則將使申請專利範圍擴大。也就是說在性質上必須是一種「範圍(或領域)」才會有擴大或縮小的問題，如果是技術空間觀念上的一個點，便沒有此種問題。
同理，一個構成要件可以是單一技術條件所形成，也可以是複數技術條件所結合而成，例如「推桿」即屬前者，「長條形推桿」有時就可以視為包含二個技術條件，「方形長條狀推桿」為三個技術條件，而「絕緣質方形長條狀推桿」則為四個技術條件所結合而成之單一構成要件。當然一個構成要件可由單一元件所形成，也可以由複數個元件組合而成(A member may have a number of elements)。若我們在鑑定程序的要件解剖階段分解的很細，便會出現較多的構成要件，符合全要件原則的機率就相對降低，需進行均等論判定的可能性便提升，相反之情形則縮限構成要件之數量，但有的構成要件本質上難免包含若干個技術條件，或可為若干個技術條件協力而加以取代，這些構成要件的下位技術條件便是該等構成要件的「形成要素」。
簡例如下：
假設專利之構成要件為A＋B＋C
對象物之構成要件為A＋B＋C‘
其中C與C‘如果實質相同，不妨以C≒C’表示之，
則前一例子好比是將專利之構成要件分解成A＋B＋D＋E，其中D＋E其實等於C，以C=D＋E表示之，則D + E也應與C‘實質相同，即C=D＋E≒C’；
而後一例子好比是將專利之構成要件分解成A＋F，其中F其實等於B＋C，以B＋C=F表示之，則F也應與B＋C‘實質相同，即B＋C＝F≒B＋C’；
上述A、B、C為正確分解專利請求標的後所取得之「一般構成要件」，D、E、F則為分解工作的不夠理想才出現的「變體構成要件」。依拙見，理論上似乎變體構成要件愈多，愈不容易在全要件原則之階段獲得肯定之答案，而進入均等論(或逆均等論)之階段的研判變數亦越多，因此侵害鑑定的失誤率也就越高。
[2] 筆者在此採用「過度限定」而不稱之為「多餘限定」，因後者常代表「相對性全要件原則」下之「非必要條件(Non-essential Element)」，尤其中國大陸專利界更是如此；又「全要件原則」於中國大陸亦有人稱之為「全面覆蓋原則」。
[3] 當然此亦屬便宜行事之解釋，但因各別元件/構成要件之比對只是整個對象物與專利請求標的之比對過程的一個小步驟，而其結果亦非侵害鑑定之最後結論，加上構成要件之範圍是一種隱性的區域，故此種解釋較易於說明，對鑑定觀念亦似較無實質之影響；請另參本文上篇「建議事項」第四點及該篇前文之相關說明。
[4] 註6一書，第140頁以下亦有其他相關說明。
A在P之內，但在X之外，因此以A表示之假設性申請專利範圍相較於X「具有」可專利性，故對象物A與專利P為均等物。
B在P之外，但在X之內，因此以B表示之假設性申請專利範圍相較於X「不具有」可專利性，故對象物B與專利P並非均等物。
C在P之外，亦在X之外，因此以C表示之假設性申請專利範圍相較於X「具有」可專利性，但對象物C與專利P仍非均等物。
就上述三種情形觀之，如屬A及B之情況，則以假設性申請專利範圍來取代均等論之「置換可能性」及「置換容易性」，理論上似乎行得通。但若屬C之情形，則假設性申請專利範圍恐不能適用。
(E)選擇性或改良發明之問題
相同道理，假設性申請專利範圍在改良發明之情形也可能遭遇一些問題，請參圖4及如下說明：
D在P之外，但在X之內，因此以D表示之假設性申請專利範圍相較於X「不具有」可專利性，故對象物D與專利P並非均等物。
E在P之內，亦在X之內，因此以E表示之假設性申請專利範圍相較於X「不具有(或可能不具有)」可專利性，但對象物E與專利P卻可能為相同物或均等物。
F在P之外，亦在X之外，因此以F表示之假設性申請專利範圍相較於X「具有」可專利性，但對象物F與專利P仍非均等物。
就上述三種情形觀之，只有D之情況在形式上符合假設性申請專利範圍之制式判定結論，惟其性質則似與假設性申請專利範圍之原理不符。至於E及F之情形，姑且不論其在實務上發生之可能性如何，但顯然此二者均已逾越假設性申請專利範圍原始設計之意料。
(6)多項式假設性申請專利範圍之問題
由於「附屬項」申請專利範圍必包括所依附項目之全部技術內容(或構成要件)，因此「獨立項」申請專利範圍之範疇必然涵蓋其附屬項，此可說是專利上的基本定則。易言之，在判斷可專利性時，若獨立項相較於先前技術不具備可專利性，其附屬項仍可能因包含額外構成要件，而具備之。由另一個角度來說，若有掉進先前技術領域之情形，理應「獨立項」先行發生，爾後才可能論到「附屬項」。
同理，假設有A、B二專利，A專利申請在先，B專利申請在後並包含一「獨立項」申請專利範圍及至少一項「附屬項」申請專利範圍。若B專利有牴觸A專利之情形，亦必是B專利之「獨立項」申請專利範圍侵入A專利之範圍在先，而其「附屬項」才可能隨後。換言之，B專利之「附屬項」申請專利範圍若會侵害到A專利，必有其「獨立項」申請專利範圍也已侵害之前提，才能成立。
惟在進行假設性申請專利範圍之判定時，卻可能出現較廣的「獨立項」假設性申請專利範圍相較於先前技術「不具備」可專利性，故被認定與系爭專利「不均等」，但其「附屬項」假設性申請專利範圍卻因包含額外構成要件，而「具備」可專利性，結果反而與系爭專利構成「均等」。此種不合專利邏輯的怪異現象可能造成鑑定解釋上之更大困難。
基於上述淺見，筆者認為假設性申請專利範圍的適用以侷限於某些特定類型侵害鑑定案件為宜，且較理想的情況是在均等論「置換可能性」及「置換容易性」均已遭遇判定上不易克服之困難後，才選擇實施之為妥。因此依拙見，假設性申請專利範圍之說明值得考慮列入侵害鑑定基準中。
參、建議事項
(1)似可考慮重新安排各種限定主義及其下位原則的解說順序，以對應各該等理論的發展歷史及相對附屬關係；
(2)假設性申請專利範圍既在國內外已引起一定程度之注意，是否將之列入侵害鑑定基準中一併介紹，似亦值得研究；
(3)由於均等論「置換容易性」遠較「置換可能性」具有更高的不確定性，故筆者建議侵害鑑定基準中的均等論研判範例儘量採用「置換可能性」加以示範說明；
(4)「置換可能性」與「置換容易性」具有某一程度的擇一關係，因此建議將侵害鑑定基準第74頁第2大項(適用均等論)第(1)小項(運用原則)之第點的文字說明由象徵「置換可能性」與「置換容易性」之結合，微加修飾成純粹的「置換容易性」；
(5)通常(但非絕對或舉世統一做法)「置換可能性」與「置換容易性」具有適用上之先後順序，即先「置換可能性」然後必要的話再「置換容易性」，侵害鑑定基準中似未明白指出此點(或主筆先進持有更具根據之見解)，而只將兩者予以排列，此或有予人該二方法的採行可任意擇之之可能，如此一來，將有同一案件以二種方法判定後出現矛盾難解之風險(如委託兩個機構鑑定，其中一個採用前者，另一個採用後者，而結果碰巧不一樣)；另外，「置換可能性」及「置換容易性」似均屬均等論的研判「方法」之稱謂，經由此等方法的檢測若答案為肯定(前者為「手段」、「機能」、「結果」均實質相同；後者則為爭議性元件之替換或變更，對熟習該項技術者而言，是原本可以預期的，故又稱「置換預測性」或「置換的可期待性」)，便有均等之適用，因此侵害鑑定基準第34頁第11行謂「均等之第二『要件』是置換容易性」之用語，似可再予斟酌(例如考慮修飾為「研判均等的第二種方法是…」)；及
(6)「消極的禁反言原則」與「禁反言原則」之性質在理論上是互為逆向，簡言之，禁反言原則是禁止專利權人將申請程序中縮減的申請專利範圍，在爾後的侵害訴訟中再做擴張回復之解釋。而「消極的禁反言原則」的性質則是當專利權人在申請程序中，因某些特定原因的修正，致將申請專利範圍的部分內容予以擴張，並獲准專利，則在爾後的異議舉發程序或專利無效訴訟(美式制度)中有人引證與該擴張部分相關連的先前技術時，禁止專利權人為維持專利而擅自放棄該擴張部分。換言之，「禁反言原則」的作用係對擴張解釋的適當限制，「消極的禁反言原則」則是對專利權人矛盾的縮小解釋加以限制，故二者意義全然不同。惟侵害鑑定基準第42頁第(3)項「消極的禁反言之原則」的解釋內容似屬「禁反言原則」之說明，而與「消極的禁反言原則」無涉；依拙見，似可考慮予以修正。
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