筆者：洪瑞章 董事長（Russell Horng）
內文已於2004年9月20日發表在中華民國律師公會《全國律師雜誌專題)》
目錄
壹、前言
貳、專利要件法定主義
一、專利要件之意義
二、專利要件法定主義殘留之問題
(一) 不予專利之態樣(核駁之侷限)
(二) 應予專利之態樣(核准之侷限)
參、專利制度之碁石－屬地主義及先申請主義
一、二大碁石之意義
(一) 屬地主義
(二) 先申請主義
二、二大碁石之相對關係
三、擬制新穎性之研判問題
肆、優惠期間之問題
一、優惠期間之意義
二、優惠期間之問題
(一)屬地主義之侷限
(二)公開次數之侷限
伍、專利權範圍之決定要素
一、內在決定要素
二、外在決定要素
陸、再現性揭示之判定原則
一、所述所請之原則
二、違反所述所請原則之補救措施
(一) 所述大於所請，從其所請
(二) 所請大於所述，從其所述
柒、再發明專利之問題
一、再發明之定義與專利要件
二、再發明專利之實施問題
捌、參考文資
壹、前言
現行專利法於92年1月3日經立法院三讀通過，同年2月6日總統令修正公布，其中依據第一百三十八條之規定，除第十一條關於委任代理及銜接專利代理人之管理的規定條文自公布日施行外，其餘條文之施行日期，由行政院定之。而行政院旋即核定有關廢除專利刑罰所刪除之條文於92年3月31日起施行，至於其餘條文，行政院則於93年6月8日以院臺字第093026128號令自93年7月1日起正式施行。至於專利法施行細則由經濟部於93年4月7日以經濟部經智字第09304602933號函發布，亦由行政院依法訂於93年7月1日施行。此外發明專利審查基準第一章至第四章亦自同日起施行，其中第三章係屬規範發明「專利要件」審查之專章。由於專利要件之認定不唯涉及當事人權益甚鉅，亦關係專利制度之健全運作，本文擬就新專利法之規範可能產生或殘留之專利要件判斷上的若干問題，試加探討，冀望能以拋磚之姿，達到引玉之效，引發法界及專利領域之先進同道正視可能存在之問題，並積極思考改進之道。
貳、專利要件法定主義
一、專利要件之意義
專利業務之專責機關(即經濟部智慧財產局；簡稱「智慧局」)雖然於「專利審查基準」中主要就申請專利之發明/新型的「產業上利用性」、「新穎性」及「進步性（新式樣則指創作性）」之性質與判斷原則加以說明，並稱上述三者為「專利之基本三要件」或「專利之三性」，並再三強調上述三專利要件之重要性。惟事實上所謂之「專利要件」並不僅限於該基本三要件，任何一項發明/新型/新式樣欲順利獲得專利保護，除了上述「專利之基本三要件」外，均尚必需符合其他許多專利要件之規定才有獲准專利之可能。
簡言之，「專利要件(Patentable requirements)」是指專利申請案欲獲准專利所應滿足之條件，因此原則上「專利要件」的滿足與否所產生之法律效果，可能涉及專利申請案的「受理」或「不受理」，及「核准」或「核駁」問題。但由專利法規及專利審查制度觀之，專利申請案的審查流程原則上包含「程序審查」、「形式審查」及「實體審查」三個階段[1]。
按專利法本身既為實體法，亦為程序法。其除了規定授予專利權、撤銷專利權之程序及實體條件外，也規定專利權變動及專利權管理事項，故無論是專利申請案之初審查、再審查、或專利爭議案之異議、舉發審查等，均與專利之程序審查有密切關聯，依「先程序後實體」之原則，符合程序審查規定者，才得進入形式審查及實體審查之階段，此謂之「程序審查之優先性」。
「程序審查」係檢視各種申請文件是否合於專利法及專利法施行細則之規定，尤其新申請案，其申請文件中之申請書、說明書、必要圖式、及申請權證明書等文件是否齊備[2]，牽涉到「申請日」之認定，採「先申請主義」之制度者，申請日之認定必然影響到實體審查對新穎性、進步性之判斷時點，職是，申請日之認定乃程序審查之重點所在[3]。
「形式審查」著重於審視專利申請案之請求標的是否符合發明/新型/新式樣之定義[4]、請求標的是否為不予專利之標的類型[5]、專利申請案之說明書、申請專利範圍及必要圖式之揭露方式是否符合法定格式[6]、與生物材料相關之請求標的是否符合申請前寄存該生物材料及檢送寄存證明文件之規定、及請求標的是否符合申請單一性之規定等等。
「實體審查」則主要在於判斷請求標的是否符合「專利之基本三要件」、發明/新型之說明或新式樣之圖說是否明確且充分揭露，使該發明/新型/新式樣所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施、及專利申請案之補充、修正是否超出申請時原說明書或圖式(新式樣為原圖說)所揭露之範圍等。
未通過「程序審查」之專利申請案若無法補正或未予補正，則智慧局應「不予受理」，而屬不予受理之申請案在法律上係「自始不存在」，亦即該案對申請在後之他案不具對抗效力，因此不得據為主張「先申請主義」之基礎[7]。通過「程序審查」之專利申請案就符合「程序性要件」之要求，因此應進入「形式審查」階段進行「形式要件」之檢視。
發明及新式樣申請案不符合「形式要件」之要求者，若屬不能克服之缺失，即應為「不予專利」之審定，而新型申請案不符合「形式要件」之要求者，則應為「不予專利」之處分。凡屬「不予專利」之申請案只對申請在後之他案具備對抗效力，但對他人未經其申請人同意而逕自實施發明/創作技術之行為則因專利權「自始不存在」，致無「排他性權力」。凡通過「形式審查」之發明及新式樣專利申請案即可進入「實體審查」階段進行「實體要件」之研判[8]，而凡通過「形式審查」之新型申請案即須為「應予專利」之處分。
凡未通過「實體審查」之發明及新式樣申請案即應為「不予專利」之審定，而通過「實體審查」之發明及新式樣申請案即須為「應予專利」之審定。同理，凡經「實體審查」之判斷而屬「不予專利」之申請案，只對申請在後之他案具備對抗效力，但對他人未經其申請人同意而逕自實施發明/創作技術之行為則因專利權「自始不存在」，致無「排他性權力」。惟經「形式審查」或「實體審查」而「不予專利」之申請案雖因申請案在法律上係屬「自始存在」，但因「不予專利」之行政處分並不會創設新的權利或法律關係，因此不會被加以公告，倘若申請案亦無早期公開之情事，即無法滿足客觀新穎性之「客觀先前技術」與擬制新穎性之「擬制先前技術」的條件。換言之，該申請案之內容依法仍處於受保密之狀態，因此除非其申請人援引該仍處於秘密階段之申請案來對申請在後之他案提起舉發，否則智慧局專利審查人員仍受專利法第十六條關於「保密義務」之拘束，而不得逕自援引該「不予專利」之專利申請案來核駁後案。
現行專利法關於「不予專利」之主要條文如下：
發明申請案－
專利法第四十四條－發明專利申請案違反第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十條第一項、第二項、第三十一條、第三十二條或第四十九條第四項規定者，應為不予專利之審定。
新型申請案－
專利法第九十七條－申請專利之新型，經形式審查認有下列各款情事之一者，應為不予專利之處分：
一、新型非屬物品形狀、構造或裝置者。
二、違反前條規定者。
三、違反第一百零八條準用第二十六條第一項、第四項規定之揭露形式者。
四、違反第一百零八條準用第三十二條規定者。
五、說明書及圖式未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者。
為前項處分前，應先通知申請人限期陳述意見或補充、修正說明書或圖式。
新式樣申請案－
專利法第一百二十條－新式樣專利申請案違反第一百零九條至第一百十二條、第一百十七條、第一百十八條、第一百十九條第一項或第一百二十二條第三項規定者，應為不予專利之審定。
二、專利要件法定主義殘留之問題
現行專利法對於發明/新型/新式樣申請案的專利要件審查雖有諸多規範，但立法設計多著重在專利申請案之請求標的本身的技術層次思考，本文認為這樣的立法思考似有「見樹不見林」之侷限性。
(一)不予專利之態樣(核駁之侷限)
按專利法第一條開宗明義規定「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。」就發明/新型申請案而言，係以提出更新穎、優越的技術手段來提升產業的技術水平，以達到促進產業發展之目的。就新式樣申請案而言，係以提出更新穎、奇特之外觀設計來提升產品對消費大眾的吸引力，以刺激購買之慾望，俾擴大產品之市場需求，進而達到促進產業發展之目的。可見就達到專利法第一條明定之「促進產業發展」之目的而論，發明/新型乃是以更新穎、優越的技術手段來「直接」實現，但新式樣卻是以更新穎、奇特之外觀設計出發，透過購買慾望之刺激及產品市場需求之擴大，再「間接」達到促進產業發展之目的。因此吾人在發明/新型申請案的評價當中論究「新穎性」及「進步性」，但在新式樣申請案則是觀察其「新穎性」及「創作性」，而不討論「進步性」之問題
如上所述，專利法對於發明/新型/新式樣申請案的專利要件審查多只注意請求標的本身，但卻未予考慮該請求標的之發明/創作所屬之「技術領域」對該發明/創作可能產生之影響。原則上具備「產業上利用性」、「新穎性」及「進步性」之發明與創作應該都有促進產業發展之作用，但屬於夕陽產業之發明與創作（即舊產業領域之新技術）則可能存有爭議，簡例如下:
- 花轎之結構新設計－現代交通工具不僅多元，亦十分進步，社會現狀對花轎之需求亦非常微小，因此將花轎之結構加以改良之發明/創作，不論其技術手段多麼新穎特殊，在先天上俱難達促進產業發展之目的，蓋因問題不在其本身技術手段之優劣，而在其所屬技術領域的落伍或脫離社會現實。
- 手提打字機之新構造－現代電腦產業極為發達，手提或電動打字機幾已全為電腦所取代，因此手提打字機不論其構造如何改良，幾可確信無產品市場或產業上之利用價值，因此先天上應難達促進產業發展之目的。
- 古代留聲機之構造改良－現代CD唱機/隨身聽、MP3均十分發達盛行，傳統留聲機幾可確信無市場規模，因此先天上應難達促進產業發展之目的。
- 世界上早已絕跡之傳染病的新疫苗－該傳染病既已絕跡，則其新疫苗即難有用武之地，社會既無此需求，該預防或治療已絕跡之傳染病的新疫苗自應難達促進產業發展之目的。
- 設有機關槍(或雷射槍)之新型犁具－美國西部拓荒時代地大物博，幅員遼闊，但治安不穩，盜匪、甚至印地安土著成群襲擊時而發生，一般住民在廣闊田地中農耕，若遇敵人來襲，回奔取槍抵禦常有困難，但工作中隨身攜帶長槍又十分不便，因之將農耕犁具與長槍相結合之器具即頗為實用(參下圖)；但現代生活環境多已不需此類器具，若有人將犁具上之長槍改良為機關槍(或雷射槍)，則因社會無此需求而難達促進產業發展之目的。
The object of our invention is to produce a plow equal, if not superior, in point of strength and lightness to that implement as ordinarily made, and at the same time to combine in its construction the elements of light ordnance, so that when the occasion offers it may do valuable service in the capacity of both implements. . . .
Its utility as an implement of the twofold capacity described is unquestionable, especially when used in border localities, subject to savage feuds and guerrilla warfare. As a means of defense in repelling surprises and skirmishing attacks on those engaged in a peaceful avocation it is unrivaled, as it can be immediately brought into action by disengaging the team, and in times of danger may be used in the field, ready charged with its deadly missiles of ball or grape. The share serves to anchor it firmly in the ground and enables it to resist the recoil, while the hand levers furnish convenient means of giving it the proper direction.
This combination enables those in agricultural pursuits to have at hand an efficient weapon of defense at a very slight expense.
- 內部設有供死者復活時求救之警示裝置的新棺材－醫學進步神速係晚近數十年之事，現代醫學判定人體之死亡或腦死已相當精確，但直到二十世紀中期對人體死亡的判定仍偶有失誤，因此有時將陷入重度昏迷之患者誤判為死亡，但不幸地是有些被判定死亡的患者被埋葬後又復活過來，但因已被封於棺木中(甚至已埋入地下)，故終難逃窒息悶死之不幸；在該時空環境下，具警示求救功能的新棺材乃應運而生(參下圖)，其係利用拉繩來拉警鈴；現在若有人將棺材之警示求救裝置改採電子化或無線電之設計，亦因醫學進步，致社會極可能再無此需求而難達促進產業發展之目的[9]。
“The nature of this invention consists in placing on the lid of the coffin, and directly over the face of the body laid therein, a square tube, which extends from the coffin up through and over the surface of the grave, said tube containing a ladder and a cord, one end of said cord being placed in the hand of the person laid in the coffin, and the other end of said cord being attached to a bell on the top of the square tube, so that, should a person be interred ere life is extinct, he can, on recovery to consciousness, ascend from the grave and the coffin by the ladder; or, if not able to ascend by said ladder, ring the bell, thereby giving an alarm, and thus save himself from premature burial and death; and if, on inspection, life is extinct, the tube is withdrawn, the sliding door closed, and the tube used for a similar purpose. . . ”
專利之基本三要件中的「產業上利用性」係審查發明/創作的「可使用性」，不能被使用的發明/創作即不具產業上利用性，其可能因為技術手段之欠缺或不足(手段不全)、技術手段充足但客觀上無法實施(手段不能)、或技術手段充足而客觀上亦有實施可能，惟客觀上卻無法達到發明/創作之目的(目的不能)。其中若屬「手段不全」或「手段不能」者很可能是發明/創作「提出」申請專利的「時機太早」，因而必要手段或相關配合條件尚未成就。但舊產業領域之新技術則是「研發」及「提出」申請專利的「時機太晚」，以致於其所屬技術領域早已為社會所淘汰或不再需要。
舊產業領域之新技術欠缺的不是「產業上利用性」，而是「產業上之利用價值」。由專利制度的目的觀之，舊產業領域之新技術並無被「鼓勵、保護、利用」之價值，因此應不符合專利法第一條「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法」之立法意旨。惟依現行專利法之規定，違反同法第一條之情事並非「不予專利」之事由[10]。雖然發明與創作是否能夠「促進產業發展」之研判，可能淪入不確定法律概念之論爭，但現行法中的各專利要件規定確不足以做為阻斷舊產業領域之新技術獲准專利的核駁依據，若不幸出現落網之魚，恐將點滴侵蝕我國收錄高新科技的專利資料庫之參考價值。
(二)應予專利之態樣(核准之侷限)
專利法第二十一條規定「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」同法第九十三條規定「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作。」實務上皆肯認發明申請案之請求標的得為「物品」、「物質」、「生物材料」、「製造方法」、「非製造方法」及「新用途」等等，但新型申請案之請求標的則僅限於「對物品之形狀、構造或裝置之創作。」對於物品之發明創作通說認為具突破性改良或具技術理論之創新者，得為發明專利之請求標的，而僅關於空間結構之變更或改良者，應為新型專利之請求標的。
「大發明大保護，小發明小保護」係專利制度評價發明創作之基本原則，惟由於我國有新型專利之制度，且新型專利之請求標的僅限於「對物品之形狀、構造或裝置之創作」，而發明專利又將可予專利之要件為高標準之認定，致造成不具突破性改良或不具技術理論之創新的「物質」、「生物材料」、「製造方法」、「非製造方法」及「新用途」等研發技術不得不被拒於專利制度之外，亦即專利法對上述類型之發明創作係採「大發明大保護，小發明則完全不保護」之原則，但該類不具突破性改良或不具技術理論之創新的技術亦常有甚具產業上利用性與利用價值者，因此不免出現遺珠之憾。本文認為我國允宜嚴肅看待，並就專利制度思考彌補之道，以免我國的智慧財產權法制對各種科技研發的保護仍然存有缺漏。
參、專利制度之碁石－屬地主義及先申請主義
一、二大碁石之意義
通說認為專利制度之二大碁石為「屬地主義」與「先申請主義」，其二者之意義簡述如下：
(一)屬地主義
「屬地主義」涵蓋行政與司法的兩個層面。依據「屬地主義」之原則，欲在中華民國獲得專利保護，必須向智慧局提出申請。就「行政」層面而言，一項發明在中華民國只能獲得一件專利權之保護，在我國之法治領域內「重覆專利（Double Patenting）」係為專利法所禁止。就「司法」層面而言，經由「智慧局」所頒發之專利權係以中華民國領域為其權利之行使範圍。
(二)先申請主義
「屬地主義」規定一項發明在中華民國只能獲得一件專利權，「先申請主義」則要求「同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予專利」，亦即「先申請主義」規範的是申請專利之各個相同發明欲獲得專利保護的「優先資格」。
二、二大碁石之相對關係
專利法第二十二條第一項第一款明定「申請前已見於刊物或已公開使用者」不得依本法申請取得發明專利，該條款係定義得破壞申請專利之發明/創作的「客觀新穎性」之「客觀先前技術」態樣。其中我國專利法對於先前技術引證的證據方法係採絕對嚴格主義，因此我國對「新穎性」的判定乃採絕對新穎性原則。相對於此，不少國家選擇相對新穎性原則或混合式新穎性原則。前者與後者的主要差異有許多，其中之一係在絕對新穎性原則之下，申請前已公開使用之行為不以國內為限，亦即無國界之限制。反之，後者之情形，申請前已公開使用之行為需以國內為限，亦即受到本國國界之限制。
以「申請前已見於刊物」為證據方法並無國界之限制，此已屬國際實務，蓋因「刊物」係書證，而相對於「公開使用」之行為，「書證」不論年代是否遠久，其保持內容真實性之效果均甚好，且極容易被流通散播。「書證」這種「保真性好」及「散播率高」的特性係「公開使用」之行為所未有，故以「書證」為證據方法，其先前技術之舉證既容易又明確，但以「公開使用」之行為為證據方法，則舉證相對困難許多，又易出現爭議。參酌國際專利實務，不少國家就破壞新穎性的公開使用行為之舉證範圍係以國內為限[11]，基於舉證之困難度與證據之明確性考量，我國允宜考慮將新穎性比對的公開使用行為改以我國境內為限。
「申請前已見於刊物」之刊物自然包括「申請在先且公開或公告在先」之先前專利案，此類證據方法雖無國界之限制，但專利法第二十三條之「擬制新穎性」[12]的「擬制先前技術」則有國界之限制，蓋因對被審查的專利申請案而言，申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型並無法破壞其發明/創作之「客觀新穎性」，但若不予處理而讓申請在後之被審查案獲准專利，則將違反先申請主義下之「一發明一專利」原則或「重覆專利」禁止原則[13]。但「重覆專利」之前題係前、後二申請案均在我國提出申請並分別獲准專利，如此二專利案才有「競合」之可能，因此「擬制新穎性」的「擬制先前技術」當然須以向我國申請在先之前案為限，這是「擬制先前技術」的前案資格條件。至於前文所述，前申請案若尚未被公開或公告，智慧局專利審查人員仍受專利法第十六條關於「保密義務」之拘束，而不得援引該前案來核駁後案，因此前申請案一旦被公開或公告，審查人員之保密義務即解消，前申請案之「擬制先前技術」的證據能力即具備。
基於上述分析，足見「屬地主義」是「先申請主義」的適用前題範圍，而「先申請主義」則為實踐「屬地主義」的具體規範之一。換言之，就專利制度保護發明，鼓勵新技術公諸於世的運作機能來看，「屬地主義」乃衡量判斷上的前置原則，「先申請主義」則為具體實踐的後補原則。
三、擬制新穎性之研判問題
專利法第二十三條第一項明定「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。」此處被審查之客體係後申請案之「請求標的」，採證之範圍原則上係前申請案之「說明書或圖式載明之內容」，但因專利法第二十六條第一項明定「說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。」故申請專利範圍自亦屬得採證之範疇。惟理論上，若前申請案之說明書或圖式載明之內容與後申請案之「請求標的」相同，此係專利法第二十三條第一項本文所規範「不具擬制新穎性」之情形，如果前申請案之申請專利範圍的內容與後申請案之「請求標的」相同，則此不僅「不具擬制新穎性」，且亦同時違反專利法第三十一條之「先申請主義」規定。
至於專利法第二十三條第一項但書「但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」本屬法律容許之情況，但如果同一申請人之前、後二申請案之申請專利範圍的內容或「請求標的」相同，則雖依專利法第二十三條第一項但書，非屬「不具擬制新穎性」之情形，但仍然違反專利法第三十一條第一項「同一發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利」之「先申請主義」規定[14]，故其後申請案仍應為「不予專利」之審定。
簡言之，「擬制新穎性」規定之設計目的係在於貫徹「先申請主義」之要求，以確保同一發明/創作不會在我國重覆獲准專利，因此要審查任何專利申請案有無違反「擬制新穎性」及「先申請主義」之規定時，先前專利技術(即前申請案)的引證範圍必需受到「屬地主義」的侷限。
肆、優惠期間之問題
一、優惠期間(Grace period)[15]之意義
由促進社會科技進步的角度來觀察，一項發明/創作完成之後，越快向社會大眾揭示越好，任何時間的延擱均屬社會的損失，因此專利法設有「新穎性」、「進步性」及「先申請主義」之規定，俾督促發明人或申請人早日提出申請專利，以免夜長夢多。如果發明人或申請人怠於及時提出申請，則無法順利獲准專利的風險必需自行承擔。因此「新穎性」、「進步性」及「先申請主義」既屬審查專利申請案必需考量的「專利要件」，也是用來提醒、鼓勵發明人或申請人及時申請專利。專利制度著重於新科技的及時累積，以為社會所參考學習，這裡的「社會」自然是我國專利法與制度所要貢獻的對象，也就是「本國」，「外國」並不包括在內，因此討論「優惠期間」也應該存有屬地主義的觀念。
如上所述，專利制度著重於新科技的及時累積，但如果發明/創作本身大致成形，惟尚未臻完美，或者發明/創作本身確已完備，但尚無法確定其功效，則與其逼使發明人或申請人將其尚未臻完美或尚無法確定其功效之科技研發冒險拿來申請專利，不如容許其在申請專利之前的一段時間先行將美中不足之處補全，或先予確認其發明/創作之功效真如原先預期，待各種條件圓滿再提出申請專利，如此一來因為申請專利的發明/創作品質達到一定水準，故亦可確保累積進入專利資料庫的技術係屬有用的好發明。因此依據我國專利法第二十二條第二項第一款之規定，發明有因研究、實驗而於申請前已見於刊物或已公開使用或已為公眾所知悉者，於其事實發生之日起六個月內申請者，不受新穎性喪失規定之限制。
類似道理，依專利法第二十二條第二項第二款之規定，發明有因陳列於政府主辦或認可之展覽會而於申請前已見於刊物或已公開使用或已為公眾所知悉者，於其事實發生之日起六個月內申請者，亦不受新穎性喪失規定之限制。
與「新穎性」、「進步性」及「先申請主義」等要件來比，「優惠期間」的思考不是要鼓勵發明人或申請人應如此而為，而是出於應該「容忍」這樣的特殊情狀，因此「優惠期間」當然不是專利制度當中的適用原則，而只是一種不得已的例外。
二、優惠期間之問題
(一)屬地主義之侷限
惟依我國專利法第二十二條第二項之規定，這樣的「優惠期間」立法安排雖然亦得確保申請專利的發明/創作能達到一定的品質水準，但卻可能忽略了「屬地主義」的嚴肅問題。其中專利法第二十二條第二項第二款之情形因發明係在申請前「陳列於政府主辦或認可之展覽會」，故即使非第一時間藉申請專利而將發明之技術內容提交國家累積，但經由我國政府主辦或認可之展覽會來將發明之技術內容揭露，其實本國社會大眾通常亦是最直接之受益者，因此容忍第二十二條第二項第二款「申請前陳列於政府主辦或認可之展覽會」之情形其實並無違反「屬地主義」的要求。
但依專利法第二十二條第二項第一款之規定，使發明喪失新穎性之公開行為的原因事實係由於「研究、實驗」即可，而無需地域之限制。如此一來，發明人或申請人亦可捨我國，而選擇在他國進行研究、實驗目的之公開，那麼專利制度「容忍」發明人或申請人在申請前利用申請專利以外之其他方式將其技術內容加以累積的直接受益者，將是他國的社會大眾，而非我國國民。本文認為專利法第二十二條第二項第一款之規定已偏離我國專利法專為「本國」引進高新科技之立法宗旨，允宜考慮適度修正。
可參考之立法例，如中國專利法第二十四條第(一)(二)項分別規定發明創造在申請日以前六個月內有「在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出的」及「在規定的學術會議或者技術會議上首次發表的」之情形者，不喪失新穎性，其中關於主張「優惠期間」的申請前公開行為原則上係受「屬地主義」之侷限的。另如日本特許法亦有若干規定，如特許法第三十條第一項「於特許廳長官指定之學術團體所召開之研討會以書面進行發表」及同條第一項「於政府或地方公共團體（以下稱『政府等』）所開設之博覽會，或於經特許廳長官指定之政府等以外人士所開設之博覽會」等。
(二)公開次數之侷限
我國專利法第二十二條第二項對符合主張「優惠期間」的申請前公開行為之「公開次數」並未明文限制，專利法施行細則及專利審查基準對此亦未多加著墨，以致於在專利審查實務上常出現將「優惠期間」的審查誤為「優先權」之檢視，但其實兩者的性質與效力係迥然不同的。蓋「優先權」之主張會整個動搖專利要件的認定「時點」，影響所及，關係「新穎性」、「進步性」及「先申請主義」而存在於「優先權日之後、申請日之前」的先前技術及先前專利案均被排除。但「優惠期間」原則上沒有這麼強的作用力，「優惠期間」理論上只能針對破壞「新穎性」的特定行為形態(即專利法第二十二條第二項第一至三款之行為態樣)予以排除，使原應喪失的「新穎性」自始不受影響，但當事人據以主張「優惠期間」的特定行為應該只有一次(即以首次為限)，該行為之後的其他公開行為並非「優惠期間」得處理之對象，否則「新穎性」的規定必遭破壞。
簡言之，「優先權」對「優先權日之後、申請日之前」的先前技術及先前專利案具有「絕對排除效力」，但「優惠期間」的主張則只能針對據以主張「優惠期間」的該特定行為，因此「優惠期間」只有「相對排除效力」。本文認為我國之專利法規得將關於「優惠期間」的特定行為態樣為更精確審慎之規範，以免混淆「優惠期間」與「優先權」的界限與效力。其他的立法例如中國專利法第二十四條第(一)(二)項分別規定的「在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上『首次展出』的」及「在規定的學術會議或者技術會議上『首次發表』的」，不妨予以參考。
伍、專利權範圍之決定要素
專利法第五十六條第三項規定「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。」同法第一○六條第二項亦明定「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式。」由於申請專利範圍係決定專利權範圍之依據，其重要性毋庸置疑。雖然專利請求標的的保護範圍得由構成要件之安排加以界定，但專利申請人究竟應如何選擇最適切的構成要件安排，以穫得最有利又安全的申請專利範圍，便有必要進一步瞭解決定專利權範圍之要素為何。「申請專利範圍」之請求界限(Scope)本質上需藉助內、外在之不同決定要素予以支撐及確定，玆簡述如下：
一、內在決定要素
「內在決定要素」主要是指發明人或專利申請人經由專利體制將其發明/創作公諸於世所要求之「充份揭示」，亦即專利技術之「再現性」要求。「再現性」之要件係就發明人及專利申請人「以外」之第三人予以實證之問題，亦即在選擇檢驗「再現性」的適格主體對象時，當事人本身不包含在內。其原理即是基於「大發明，大保護；小發明，小保護；不是發明，不予保護」的原則，若發明人或專利申請人根據其發明/創作所揭示之內容無法讓第三人據以實施該一發明/創作，則實質意義上等於發明人或專利申請人並未對國家社會做出貢獻，其發明/創作自然不應享有排他性的專利權。現行專利法第二十六條第三項「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。」即是此一原理的明文規範。
必需與「充份揭示」或「再現性」要件加以區別的是專利基本三要件之一的「產業上利用性」，「產業上利用性」是在要求發明/創作的「可使用性」，以便將「應用性」之科技研發成果與「理論性」之基礎研究成果，加以區隔，俾確保理論性之科學知識及基礎性之科學研究能夠被滯留在公眾之知識領域，以免任何人藉由專利制度而達到壟斷基礎理論知識之目的。
「產業上利用性」並不要求發明創作必需現時即能為業界所實際使用，而是理論上足可確認其可行性，或於實驗室確能證明可行，即為已足，此一現象在開創性之先鋒型發明（或稱支配性發明或問題發明[16]）更為顯然，發明家愛迪生之第一件「電燈泡」專利[17]、或貝爾之第一件「電話機」專利[18]，均為適例，因申請專利之當時具合理規模之電力系統或電信系統均尚無法配合實施。先鋒型發明若在現實環境中尚無法被實施，問題不在其本身的技術手段有缺失或不足，而是其超越社會既存的技術水平太遠，以致已有的外在技術配合條件有所不足，但對專利制度而言，這種突破性之先鋒型發明卻是最難能可貴的。
「產業上利用性」(尤其是發明應具備達成目的之技術手段) 係對一項發明就「本質上」的要求，而「充分揭示」則是對專利說明書及圖式就「形式上」的要求。即在後者之情形，如果申請人於撰寫專利說明書時足夠謹慎，則未充分揭示之缺陷是可以避免的。而即使不幸存有此種缺陷，申請人亦有可能重新仔細、完整地撰寫專利說明書，再提出申請，俾將此種「後天」產生的缺陷，加以克服。反之，前者之情形是一種「先天」、「本質上」的缺陷，亦即該種發明在產業上沒有利用之價值，因此無論申請人如何補充及修正專利說明書，都無法加以克服，解決之道必需發明人或其他人來改變發明本身的技術內涵。
「充分揭示」要求申請人必需使「他人」依據其技術揭露可以再現發明之內容與效果，「產業上利用性」則要求發明之內容客觀上可被「任何人(包含發明人及申請人自己)」加以利用或實施。換言之，不符合「充分揭示」之要求者，他人將無法實施發明之技術內容，但發明人或申請人自己卻沒有問題。不符合「產業上利用性」之要求者，不僅是他人，即使是發明人或申請人自己都無法加以實施發明之技術內容。
「產業上利用性」是一種「實體性要件」及「絕對性要件」[19]，與「新穎性」及「進步性」不同，「產業上利用性」之「絕對性要件」的研判只就申請案本身之技術揭露來判斷即為已足，原則上不需其他技術文獻之輔佐，因此「產業上利用性」的審查原則上不涉及「時間」之因素。
二、外在決定要素
「外在決定要素」則是指可以限制申請專利範圍之請求的外在客觀環境情狀。由「專利要件」的角度來看，這個要素包含「客觀新穎性」、「擬制新穎性」、「進步性」與「先申請主義」等問題。由「先前技術」的證據方法來看，這個要素包含「公開之先前技術」與「申請在先之專利案件」。亦即「公開之先前技術」與「申請在先之專利案件」將由外部劃定出後來之發明創作所能請求保護的最大容許界限，這是基於公眾領域的既存技術不可被任何人利用專利制度來加以占有的基本定則。「外在決定要素」由於涉及申請日之前、或之後的判斷，故與「時間」之認定有密切關連。
此外，由於專利申請案不得於申請日之後再加入任何新的技術內容，故其「內在決定要素(或內在支撐基礎)」乃屬確定。同樣地，由於專利申請案之申請日(或優先權日)亦屬確定，故關於「新穎性」、「進步性」與「先申請主義」的判斷證據(即「公開之先前技術」與「申請在先之專利案件」)範圍亦得確定，因此經過「充份揭示」及「新穎性」、「進步性」與「先申請主義」的審查後准予專利之申請專利範圍的界限應該是固定不變的，而這個範圍即是專利侵權分析當中所稱之「字面範圍(Literal scope)」。
陸、再現性揭示之判定原則
一、所述所請之原則
依據專利法第二十六條[20]及施行細則第十四條至第十七條之規定，專利說明書必需符合法定格式，其中「發明說明」部分之技術描述應該滿足「充份揭示(亦有稱可實施之揭露)」或「再現性之要求」。「申請專利範圍」則必需明確並且得到發明說明之充份支持如上述。理論上，「發明說明」之揭露內容與「申請專利範圍」之界定內容應該一致，惟實務上，有可能「發明說明」之揭露內容大於「申請專利範圍」之界定內容，但也有可能「發明說明」之揭露內容小於「申請專利範圍」之界定內容。
二、違反所述所請原則之補救措施
當「發明說明」之揭露內容與「申請專利範圍」之界定內容大小範圍不一致時，專利申請人可以請求之申請專利範圍的最大外限，原則上應依下列規則定之：
(一)所述大於所請，從其所請：
當「發明說明」之揭露內容大於「申請專利範圍」之界定內容時，申請人得請求之申請專利範團的最大外限應以「申請專利範圍」為準。
(二)所請大於所述，從其所述：
當「申請專利範圍」之界定內容大於「發明說明」之揭露內容時，申請人得請求之申請專利範圍的最大外限，原則上應以「發明說明」為準。
當一個實施例足以支持申請專利範圍所涵蓋的技術手段時，發明說明得僅記載單一實施例。若申請專利範圍涵蓋的範圍過廣，僅記載單一實施例並不符合充分揭露而可據以實施之要件時，應記載一個以上不同之實施例，或記載性質類似之擇一形式實施方式（Alternative embodiments），以支持申請專利範圍所涵蓋的範圍。通常不得將補充之實施例載入發明說明，更不得將其載入申請專利範圍，補充之實施例僅能作為審查專利要件之參考。
但應注意，依據專利法第二十六條之規定，申請專利範圍原屬說明書不可欠缺之一部份，因此將申請專利範圍中之內容載入實施例中，使發明說明得以支持申請專利範圍，並不會超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍[21]。若發明說明揭露不足，增加實施例會擴張申請標的，超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍時，應逕依原內容審查；但若這種揭露不足僅發生在發明的某些實施方式，其他實施方式並無揭露不足的情形時，應減縮申請專利範圍中所載之發明至實施方式已充分揭露的範圍。
柒、再發明專利之問題
一、再發明之定義與專利要件
專利法第七十八條第一項規定「再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。」其中利用他人發明或新型之「主要技術內容」是「再發明」與「原發明」之間的技術關連性(這是再發明與原發明之間的臍帶關係)，此關係一方面要求「再發明」必須包含「原發明」之「主要技術內容」，否則不能成立其「再發明性」，而另一方面則必須要求「再發明之「主要技術內容」不得為「原發明」所包含，否則該「再發明」即不具備「進步性」，甚至「新穎性」之專利要件。簡單說，「再發明」必須包含「原發明」之特徵，但「再發明」之特徵不得存在於「原發明」中，否則「再發明」即不符合專利要件之規定。
二、再發明專利之實施問題
專利法第七十八條第二項規定「再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。」惟根據專利侵害鑑定之規則，於認定「有無侵害」之事實時，首先是取「對象物」來與涉案專利之「申請專利範圍」進行「字面侵權」之研判，此階段稱之「全要件原則（All elements rules）」之判斷[22]，然後是「均等理論（Doctrine of equivalents）」與「禁止反言（Prosecution history estoppel）」之判斷。
眾所周知，「對象物」若要對涉案專利之「申請專利範圍」構成「字面侵權」，原則上需「對象物」包括了「申請專利範圍」之全部「構成要件」。如果「對象物」未包括「申請專利範圍」之全部「構成要件」，則除非「對象物」之各個「構成元件」對「申請專利範圍」之全部相對應「構成要件」符合「以實質相同之手段（Way）來發揮實質相同之功能（Function），以產生實質相同之結果（Result）」的要求，否則「對象物」即不可能對涉案專利之「申請專利範圍」構成侵害。
專利法第七十八條第二項的規定前題是「再發明」之技術必然淪入「原發明」專利權的「申請專利範圍」當中，因此分析專利法第七十八條第二項的規定是否妥適時，無可避免地必需借助專利侵害鑑定之規則與原理。
按「再發明」之主要型態基本上可簡單區分為兩類：（一）選擇性再發明；及（二）局部性再發明。選擇性再發明的本質是一種技術上的縱向延伸，其性質是運用到「原發明」之「全部技術內容」並有所突破，因而可以填補「原發明」於權利範圍內的技術貢獻上之空洞，此所以「上位」技術概念之專利的執行效力得以涵蓋「下位」技術概念之再發明，但卻未必能夠排除其「可專利性」。局部性再發明的本質是一種技術上的橫向擴散，其性質是運用到「原發明」之「主要技術內容」並有所突破，但卻未利用到其非主要技術部份，因而形成一脫離於「原發明」權利範圍外之新技術。
舉例而言，原發明為「甲」，其構成要件包括：A、B及C，其中A及B係先前技術之教示而為原發明所取用之既存技術環境(或次要技術內容或習知元件)，而C則屬原發明之主要技術內容（即「特徵」）；
第二發明「乙」，其構成要件包括：A、B及C，再加上其他原發明所欠缺之構成要件，例如是D；
第三發明「丙」，其構成要件包括C，再加上其他原發明所欠缺之構成要件，例如是E；及
第四發明「丁」，其構成要件包括A及B，再加上其他原發明所欠缺之構成要件，例如是F。
依專利法第七十八條之再發明定義，上述各該發明之地位與關係如下：
甲＝A＋B＋C (原發明)
乙＝A＋B＋C＋D (選擇性再發明)
丙＝C＋E (局部性再發明)
丁＝A＋B＋F (非再發明)
上述選擇性再發明「乙」及局部性再發明「丙」均符合專利法第七十八條之再發明定義，惟其中再發明「乙」原則上會對原發明「甲」構成侵害，再發明「丙」則因未利用到原發明「甲」之「全部技術內容」（次要元件A及B被省略掉了），因此原則上不會對原發明「甲」構成侵害。換言之，再發明「乙」係符合專利法第七十八條第二項之規範，但再發明「丙」則無侵害原發明「甲」之問題，故原則上再發明專利權人實施再發明「丙」，並不需事先取得原發明專利權人之同意，亦即再發明「丙」之情形並不在專利法第七十八條第二項之適用範圍。至於「丁」則根本不符合再發明之定義，因此更無第七十八條第二項適用與否之問題。
由上述推論，我們可以得到如下的結論，首先是專利法第七十八條之「再發明」的適用範圍涵蓋「選擇性再發明」及「局部性再發明」（因為只要利用到「原發明」之「主要技術內容」即可，不必利用到其「全部技術內容」），但「局部性再發明」理論上不會侵害到原發明專利，因此不應受到限制。事實上，我國專利制度中亦無再發明專利證書，「智慧局」於核准再發明專利時亦只於審定書之審定主文中記載「本案應予專利」，當「局部性再發明」經過專利侵害鑑定而認定無侵害到「原發明」專利之時，「原發明」專利權人之侵權主張亦無從成立，「局部性再發明」專利權人實施其再發明時，自然不需事先獲得「原發明」專利權人之同意，也就是說，於此情形下，專利法第七十八條第二項之規定恐怕不能執行。
基於上述推論，本文以為專利法第七十八條第一項之規定因立法技術的不夠週延，以致隱含了一個「法律漏洞」。所謂的法律漏洞，基本上係指關於某一個問題，法律依其內在目的及規範計劃，應有所規定，但卻未設規定而言。
學理上關於法律漏洞的分類，較值得重視的是所謂之「公開性漏洞」及「隱藏性漏洞」。「公開性漏洞」指關於某項法律問題，法律依其內在體系及規範計劃，應積極設其規定，而未設規定者而言。此類法律漏洞最屬常見，應「類推適用」其他性質最為接近的法律規定加以填補。而所謂的「隱藏性漏洞」即關於某項規定，依法律之內在目的及規範計劃，應消極地設有限制，而未設此限制而言。其填補之道，係將此項規定的適用範圍，依法律規範意旨予以限縮 ，即「目的性限制」。類推適用的法理，在於「相類似者，應為相同的處理」；目的性限縮的法理，則在於「非相類似者，應為不同的處理」，均係基於正義之要求。
專利法第七十八條之問題即是包含一個「隱藏性漏洞」，妥善解決之道，似宜予以目的性限縮，使「再發明」專利權人實施再發明之行為需利用到原發明之全部構成要件，或淪入其均等論之實質範圍，才有第七十八條第二項之適用，如此第七十八條之規定才能滿足其立法之內在目的及規範計劃。
捌、參考文資
一、我國2004年7月1日正式施行之「專利法」。
二、我國2004年7月1日正式施行之「專利法施行細則」。
三、我國2004年7月1日發布施行之「專利審查基準」第二篇「發明專利實體審查」。
四、美國現行「專利法」。
五、歐洲專利公約。
六、日本現行「特許法」及「實用新案法」。
七、中華人民共和國2001年7月1日正式施行之「專利法」。
八、韓國2001年2月3日正式施行之「專利法」。
[1] 依現行專利法第九十七條至第九十九條之現定，新型專利申請案的審查僅包含「程序審查」及「形式審查」，而不及於「實體審查」。
[2] 參專利法第二十五條。
[3] 如果專利說明書有部分缺頁或圖式或圖面有部分缺漏之情事者，亦可能影響申請日之認定，參專利法施行細則第二十一條。
[4] 即判斷發明是否為「利用自然法則之技術思想之創作」、新型是否為「對物品之形狀、構造或裝置之創作」、新式樣是否為「對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作」及聯合新式樣是否符合第一○九條第二項關於「同一權利主體」及「近似性」之規定。
[5] 參專利法第二十四條、第九十六條及第一百十二條。
[6] 參專利法第二十六條第一、四項、第一百十七條及同法施行細則第十四條至第二十條。
[7] 參專利法第三十一條及第一百十八條。
[8] 發明專利申請案有申請「實體審查」之規定，參專利法第三十七條。
[9] 就現代人的眼光來看，具警示求救功能的棺材設計的確相當怪異，但文獻顯示英國最先發明這種特殊棺材的發明人卻因此而致富，但他後來為避免自己也有可能未真正死亡即被置入棺材埋葬，因而選擇自焚而死。儘管現代醫學診斷技術已十分進步，但直到1980年代仍有這類發明被提出申請專利，例如美國在1983年1月4日核發之第4,367,461號專利(U.S. Patent 4,367,461, “Coffin Alarm” issued to Fernand Gauchard)。
[10] 參專利法第四十四條、第九十七條及第一百二十條。
[11] 美國、日本、中國及韓國等皆是。例如美國專利法第一○二條第(a)款、日本特許法第二十九條第一、二款、日本實用新案法第三條第一、二款、中國專利法第二十二條及韓國專利法第二十九條第(1)項第(i)款。但歐洲專利公約第五十四條關於新穎性判定的公開行為型態則為無國界之限制。
[12] 專利法第二十三條規定「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」
[13] 「重覆專利」禁止原則係為了避免前、後二申請案均獲准專利後之競合或互為完全排斥現象，以及前案專利權屆滿後本應屬社會公共財產的發明技術仍為後案專利權人所獨佔，後一情形將侵犯到社會大眾之利益。
[14] 即違反「重覆專利」禁止原則。
[15] 亦有稱「寬限期間」者。
[16] 因先鋒型發明或支配性發明不僅提出解決特定問題之技術手段，其發明人通常也是該領域首先發掘該特定問題之存在的人，故此類發明亦有稱為「問題發明」。
[17] Thomas Alva Edison之Electric Lamp於1880年1月27日獲頒為美國第223,898號專利。
[18] Alexander Graham Bell之Telegraphy於1876年3月7日獲頒為美國第174,465號專利，其中該Telegraphy其實已是電話機之原型設計。
[19] 「絕對性要件」之判斷原則上只就專利申請案本身揭示之內容決定之，系爭案件外之文獻通常並非研判之素材。「相對性要件」之判斷則必需取其他相關文獻來與系爭案件之內容進行比對。前者例如：外國人申請專利之互惠原則、利用自然法則之技術思想、產業上利用性、專利標的之合法性、申請文件之形式要件、申請單一性等；後者例如：申請權人之適格性，新穎性、進步性、符合先申請主義之規定等等。
[20] 新型專利申請案準用，新式樣專利申請案參專利法第一百十七條。
[21] 參2004年7月1日智慧局發布施行之「專利審查基準」第二篇「發明專利實體審查」第一章「說明書及圖式」第1.4.2.4「實施方式」第2-1-10頁。
[22]「專利侵害鑑定要點草案」則稱此階段為「文義讀取」之判定。
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