筆者：洪瑞章 董事長（Russell Horng）
內文已於2000年12月20日發表在中華民國全國工業總會《智慧財產季刊》「智財權爭議鑑定專欄」
目錄
壹、前言
貳、Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Ltd.
參、結語
壹、前言
許多從事「專利侵害鑑定」的工作者常會覺得「均等論」是侵害鑑定程序中的一個棘手問題，若干專家學者均曾為文探討，嘗試為「均等論」的研判尋找更客觀可靠之規則與方法，惟至今可說全然客觀而放諸四海皆準之「均等論」研判規則，仍然有待努力[1]。不可諱言，專利制度先進之高度工業化國家，譬如美國、日本、歐盟等，的專利實務演進對我國「專利侵害鑑定」之規則有相當程度之影響，其中尤以「均等論」的研判理論與技巧為最。基於此，筆者擬簡略介紹美國「聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit－CAFC）」最近與「均等論」研判相關的一個專利侵害訴訟判決，並稍微探討其對美國專利侵害訴訟之「均等論」研判可能產生之影響。
貳、Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Ltd.
美國CAFC於2000年11月29日針對Festo Corporation（簡稱Festo公司）與Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Ltd.（又稱為SMC Corporation）及SMC Pneumatics, Inc. （一併簡稱SMC公司）間的專利侵害訴訟之上訴審做出第95-1066號判決[2]，該判決嘗試利用一件專利案在申請程序當中為「申請專利範圍（Claims）」之修正所形成之「禁止反言（Prosecution History Estoppel）」來進一步釐清「均等論」之界線。
一個產品或方法可能對一件專利案的某項申請專利範圍構成「字面侵害」或者是「實質性侵害」，「字面侵害」之情形係該產品或方法包含了該項申請專利範圍的每一個「構成要件（Essential element）」[3]，而「實質性侵害」又可稱為「均等論之侵害」，其表示該產品或方法包含了與該項申請專利範圍的某些構成要件「等同」之元件或步驟。傳統上，當一個產品或方法的某個「元件」或「步驟」與系爭專利之申請專利範圍的相對應構成要件或步驟『以實質上相同之「手段」來發揮實質上相同之「機能」，以產生實質上相同之「結果」（Performs substantially the same function in substantially the same way to produce substantially the same results）』時，便被認定為「等同」之元件或步驟，亦即應研判為適用「均等論」之「實質性侵害」。
換言之，「均等論」容許專利權人將專利保護之範疇擴張解釋至申請專利範圍的字面界限之外，惟這樣的擴張解釋仍需受到「禁止反言」之約束。也就是說，專利申請人（Applicant）在專利申請程序中為了克服「可專利性（Patentability）」之障礙[4]而做之修正，爾後通常會刻劃出「均等論」擴張解釋的容許界限。
在專利申請中如果審查委員（Examiner）認定專利申請案的某項申請專利範圍相對於先前技術，係屬「可被預期的（Anticipated）」或是「顯而易見的（Obvious）」，而專利申請人的應對措施係進行申請專利範圍之修正（Amendment），並將被審查委員所質疑之請求標的（Subject matter）加以「放棄（Abandon）」[5]，以排除先前技術，則專利申請人日後對使用到該請求標的已放棄之部分的他人產品或方法，不得再依據「均等論」來主張權利。易言之，專利申請人已放棄之請求標的將被排除於「均等論」的適用範圍之外[6]。
直到CAFC對Festo案的最新判決為止，實務上對某些類型之修正是否亦有「禁止反言」之適用，始終存在爭論，例如因欠缺具體實施例或不夠明確之修正、針對未充分揭示之修正、非用於克服審查委員之實體核駁（Rejection）的「主動性修正（Voluntary amendment）」等等。而現在CAFC對Festo案的判決理由則大致指出了若干參考原則：
一、 限縮申請專利範圍之修正如果是用於克服關於「專利要件（Patentable requirements）」之核駁者，則「禁止反言」適用於申請專利範圍中被修正之該元件（The amended claim element）；
二、 主動限縮申請專利範圍之修正如果與「專利要件」相關，則「禁止反言」亦適用於申請專利範圍中被修正之該元件；
三、 申請專利範圍之修正構成「禁止反言」時，專利權人對申請專利範圍中被修正之該元件不能再主張任何「均等論」；及
四、 對申請專利範圍的修正如未附有解釋說明，亦極可能無法主張「均等論」。
儘管CAFC對Festo案的判決理由指出了若干參考原則，但參與該案判決之多數法官仍強調，如果專利權人能夠依據專利申請案的「檔案歷史（Prosecution history）」來證明其當初之修正與「專利要件」或「可專利性」無關，那麼該項修正應不致於構成「禁止反言」。
準此觀之，專利申請人對於審查委員之核駁，無論是欠缺具體實施例（或最佳實施例）之描述、未充分揭示或敘述不夠明確，均不宜做過度之修正，而且上述修正如果與「專利要件」或「可專利性」無關，那麼專利申請人在進行修正之同時最好也向專利局呈遞明確之說明，以免有構成「禁止反言」之風險。
CAFC在審理Festo案時亦援引美國最高法院（Supreme Court of the United States）1997年3月3日就「Warner－Jenkinson Company Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.」所做之第95－728號判決。Hilton Davis Chemical Co.係美國第4,560,746號專利之專利權人，該專利案之請求標的是一種『用來純化染劑之超精細過濾方法（Ultrafiltration process；亦有稱之「超滲透過濾法」）』。美國第4,560,746號專利之申請專利範圍對「酸鹼值（pH）」做6.0－9.0之限定，該項限定是Hilton Davis Chemical Co.為了在申請程序中克服一件先前美國專利案（簡稱「Booth專利」）關於超精細過濾方法係在「酸鹼值9.0以上」之情況下實施的核駁。
後來被告Warner－Jenkinson Company Inc.採用之滲透過濾法卻是在「酸鹼值5.0」之條件下實施，被告之滲透過濾法對美國第4,560,746號專利固未構成「字面侵害」，但有無構成「均等論」之「實質性侵害」則有爭議，尤其Hilton Davis Chemical Co.就酸鹼值為6.0－9.0之修正會否對「酸鹼值之下限」構成「禁止反言」，殊值重視[7]。
此外，我們亦可由Festo案的判決發現，專利申請人不僅在進行申請專利範圍的修正時要非常小心，其在提呈「技術答辯（Technical arguments）」時也必需十分謹慎。不唯如此，同一專利申請人在其所擁有之其他不同專利申請案當中的申請專利範圍修正與技術答辯，也有對系爭專利權之申請專利範圍的解釋構成「禁止反言」之可能。
簡言之，依據Festo案的判決見解，「禁止反言」對「均等論」的抑制效果通常係發揮在「個別構成要件」上面，而非直接針對整個申請專利範圍。因此申請專利範圍的某個構成要件適用「禁止反言」時，並不一定會阻止同一申請專利範圍之其他構成要件的「均等論」主張[8]。又「禁止反言」如果構成，則申請專利範圍之構成要件的界限只及於「字面範圍」，因而侵害訴訟之被告原則上不需要針對「手段」、「機能」及「結果」之「均等論」三步測試的擴張解釋提出抗辯[9]。
參、結語
CAFC對Festo案的判決見解可能對美國專利實務產生若干影響，譬如實務運作上可能逐漸偏向抑制專利之權能，對專利權人趨於不利，而有利於「法的安定性（Legal certainty）」，且可能增添專利申請程序之複雜性，致提高申請專利之花費。上述情形也很可能伴隨產生第三者比較容易設計以迴避專利保護範圍之現象[10]。
美國最高法院是否會對CAFC就Festo案的判決見解進行修正，目前尚不得而知，惟美國最高法院未來如果支持CAFC之觀點，則對專利實務必將產生一定程度之影響，而此種影響也很有可能間接促使我國的專利侵害鑑定實務出現某種幅度之修正，因此其後續發展頗值得吾人注意。
[1] 美國學者專家Maxim H. Waldbaum 及David Sipiora 於Pennwalt Redux-Judicial Uncertainty vs. Procrustean Bed (AIPLA Q.J., No. 3, 1991)一文中做如下之結論：「Despite attempts at refinement and development over more than a century, the doctrine of equivalents remains imprecise.」及「the Federal Circuit has undertaken to redefine the doctrine in an attempt to create greater certainty in application. The court‘s efforts, however, are both ill-advised and unlikely to succeed.」請參筆者1997年5月於「工業財產權與標準」發表之「對專利侵害鑑定基準的一些閱後心得─中篇」之註20。
[2]本訴訟涉及兩件專利案，即美國第4,354,125號專利及美國第3,779,401號專利，該兩件專利案均屬Festo公司所有。
[3] 此又稱為「全要件原則（All elements rules）」之比對或「全面覆蓋法則」之研判。
[4] 例如申請專利之發明相對於先前技術（Prior art）可能不具備「新穎性（Novelty）」或「非顯而易見性（Non-obviousness）」。
[5]依據「行政程序權耗盡說」之見解，專利申請人放棄請求標的的修正行為是一種「斷念（Surrender）」之表現；參黃文儀先生著「申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷」第162-164頁。
[6] 例如專利申請人請求之標的包含元件A、B及C，審查委員引證也包含元件A、B及C之先前技術將之核駁，如果專利申請人將請求標的修正為包含A、B及D，並因先前技術從未揭示A、B及D之組合特徵而獲准專利，則該專利申請人因為對C元件已斷念，以因應審查委員之核駁，故其日後欲主張C元件是D的均等物時，將為「禁止反言」所阻斷。
[7] 美國最高法院認為Hilton Davis Chemical Co.對「酸鹼值下限」之修正原則上負有說明之責任，但另外亦判定Warner－Jenkinson Company Inc.對美國第4,560,746號專利構成侵害，蓋因對象物與專利請求標的間之差異只是一種「非實質上之變更（Insubstantial change）」。
[8]請參筆者1997年11月於「工業財產權與標準」發表之「對專利侵害鑑定基準的一些閱後心得─下篇（II）」，該文特別強調專利侵害鑑定的實施具有「縱橫向雙重評價之性質」，其中「縱向之雙重評價」係指：構成要件之「基礎單元」必需「逐一」、「獨立」地接受技術比對。
[9] 「均等論」之三步測試（Tripartite test）又稱為「Graver Tank test」，或「置換可能性」之測試。
[10] 因此CAFC對Festo案的判決又被實務界稱之為「A very pro-defendant decision」。
本文內容僅屬筆者個人之見解，不代表所屬單位之立場。