筆者：洪瑞章 董事長（Russell Horng）
內文已於2003年9月25日發表在《智慧財產月刊》巨額專利侵權損害賠償金之攻防戰
美國伊利諾州北區地方法院於2003年8月1日針對Eolas科技公司(Eolas Technologies Inc.)等控告微軟公司(Microsoft Corporation)侵害其美國第5,838,906號專利一案做出判決[1]，認定微軟公司先前之行為對Eolas科技公司等之上述專利構成侵害，並宣告微軟公司應賠償Eolas科技公司等5.206億美元。美國地方法院就此一專利侵權訴訟的判決創下美國專利侵權訴訟史上之第二高賠償金額[2]。以下謹就該案之發生始末及值得注意之若干問題予以析述，俾供專利界人士與產業界之參考。
事實背景
加州大學舊金山分校由Michael D. Doyle領軍之研究團隊，成員包括David C. Martin及Cheong S. Ang，初始係為醫學院學生及醫學界人士研發可以透過網際網路而互動式地使用三維之醫學用影像的軟體系統，但後來開發出能使網路之使用者透過網頁進行互動之技術，該研究團隊於1994年10月17日就該技術向美國專利暨商標局(United States Patent and Trademark Office；USPTO)提出申請專利，發明名稱為「Distributed Hypermedia Method for Automatically Invoking External Application Providing Interaction and Display of Embedded Objects within a Hypermedia Document」，並將專利申請案讓與加州大學之董事會，該案於1998年11月17日獲頒為美國第5,838,906號專利。上述研究團隊後來成立Eolas科技公司，並自加州大學取得該專利之排他性授權，而且在1994年即將該技術投入市場。
微軟公司自1996年起即在IE網路瀏覽器(Internet Explorer 3)中使用前述專利之技術，其中有部份插件及附帶程序所增設之新功能可能來自於該專利。
侵權訴訟之發生
加州大學及Eolas科技公司認為微軟公司利用到美國第5,838,906號專利之嵌入技術(Plug-in)、Applet技術及Scriptlet技術，並把販售之視窗操作系統以捆綁方式連帶將使用到其專利技術之IE網路瀏覽器賣出，因此委託律師Martin R. Lueck等於1999年對微軟公司提起專利侵權訴訟，並請求微軟公司給付侵權損害賠償12億美元(約新台幣400億元)。
微軟公司則反訴美國第5,838,906號專利無效，並主張其行為並不符合美國專利法第271條第(a)款及第(f)款所規定之要件，因此應無侵權之虞。在微軟公司的電腦軟體光碟中包含「視窗原始碼(Windows source code)」，該視窗原始碼即業界熟知之「golden master」。微軟公司係根據智慧財產權合約(Intellectual property licensing agreements)，將包含golden master之光碟提供給其國外之原始代工製造商(Original Equipment Manufacturers; OEMs)，以便這些代工製造商在國外製造及販賣具有視窗功能之電腦產品時可以使用。
微軟公司主張視窗碼之新組件乃是由國外之代工製造商利用單一之golden master，並在他們的生產設備中加以複製。換言之，視窗碼之新組件係在國外製造，且具複製碼之新組件是裝置於電腦媒介物上，例如國外代工製造商提供之電腦光碟或硬碟。因此golden master也不符合美國專利法第271條第(f)款關於國外販賣產品之定義。
伊利諾州地方法院法官James Zagel認為依據美國專利法第271條第(a)款之規定，要構成專利侵害的前題是在美國境內需有侵權物實品(operable assembly of the infringing products)的存在。而根據美國聯邦最高法院(The United States Supreme Court)之解釋，美國專利法第271條第(a)款所定義之「製造(makes)」指的就是創作一個實品(operable assembly)，其意指僅出口未裝配之組件(Unassembled component parts)並不會侵害到以「整體裝配」為請求標的之組合式申請專利範圍，因此微軟公司就美國專利法第271條第(a)款的抗辯主張可以成立。
惟美國專利法第271條第(f)款禁止任何人未經專利權人之同意而在美國境內製造專利物品之全部組件或重要組件之一部份，並在國外加以裝配組合。關於此一條款，最有參考價值的先例是W.R. Grace & Co. v. Intercat, Inc.,60F. Supp.2d 316,319-21(D. Del. 1999)及(Lubrizol Corp. v. Exxon Corp., 696F. Supp. 302,325 (N.D. Ohio 1988)，在此等先例中被告係出口化學產品至國外，而這些化學產品最終則與其他化合物加以組合而成為會侵害到其他專利的混合物。在這些先例中被告的行為都被法院認定屬違反美國專利法第271條第(f)款之侵權態樣。
微軟公司主張golden master與化學產品不同，因為與電腦光碟相似的是輸到國外之化學品的配方，而非化學品本身，因此電腦光碟並不是會侵害到專利產品的組件。但James Zagel法官認為原始碼是一個程序的一個操作元件，而這個程序可以產生使用者所希望的結果，因此原始碼正是電腦硬體之一部份的法律上等同物，故微軟公司的抗辯主張不成立。
微軟公司主張美國第5,838,906號專利無效的理由是原告在專利申請程序中以違反衡平原則的行為來取得該專利權。微軟公司強調專利申請人在申請程序中有遵守誠實信用原則的義務，因此其必需克盡提呈相關先前技術資訊給USPTO之責任，否則即屬故意欺瞞。微軟公司的根據是主要發明人Michael D. Doyle與ViolaWWW的設計者Pei-Yuan Wei之間的聯繫，ViolaWWW是可以顯示插入網頁中之互動對象的網路瀏覽器。Pei-Yuan Wei聲稱其曾寄一訊息給Michael D. Doyle告訴後者他的發明並非首創，但Michael D. Doyle主張他從未看過Pei-Yuan Wei的發明，因而堅信ViolaWWW的技術晚於他的發明。
James Zagel法官認為如果ViolaWWW確是先前技術，那這一事實應屬審查專利申請案的必要資訊，專利申請人應該在申請程序中將此一資訊主動提呈給USPTO。但儘管如此，James Zagel法官仍認為微軟公司還需證明Michael D. Doyle等人有故意欺瞞之意圖，否則其稱美國第5,838,906號專利無效的主張尚難成立。
侵權訴訟之結果
相對於加州大學及Eolas科技公司侵權損害賠償高達12億美元之請求，微軟公司亦曾提出3百萬美元侵權損害賠償之建議，但最後陪審團在法官認定構成侵權之情況下做出微軟公司應賠償加州大學及Eolas科技公司5.206億美元之判決。此一賠償金的估算是以微軟公司的視窗操作系統每一套應給付原告1.47美元的授權金，而微軟公司自1998年11月(專利發證日為1998年11月17日)至2001年9月共約賣出3.54億套的視窗操作系統。針對此一賠償金的判決，加州大學及Eolas科技公司表示將再要求法院將授權金的計算期間延長到2003年，其主張若為法院所接受，則最後微軟公司所要付出的金額可能達十數億至數十億美元。
由於微軟公司利用到美國第5,838,906號專利之嵌入技術(Plug-in)、Applet技術及Scriptlet技術，未來如果無法就本案判決上訴翻案成功，則因目前約有96%的用戶使用到微軟公司的IE網路瀏覽器，將來不管對網路工具公司或使用者都必然產生相當廣泛之影響。
[1] Eolas Technologies Inc. et al. v. Microsoft Corporation，No.99 C 0626 (N.D. Ill. Oct. 18, 2002).
[2] 拍立得公司(Polaroid Corporation或稱「寶路來公司」)曾控告柯達公司(Eastman Kodak Company)侵害其專利，初始主張柯達公司應負150億美元之損害賠償責任，1991年美國法院終判決柯達公司應賠償拍立得公司873,158,971美元－Polaroid v. Kodak。
本文內容僅屬筆者個人之見解，不代表所屬單位之立場。