筆者：洪瑞章 董事長（Russell Horng）
內文已於2001年7月23日發表在 中華民國全國工業總會《智慧財產月刊》
美國聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeal for Federal Circuit; CAFC)在2000年11月29日對Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd. (簡稱SMC公司)案(以下稱「Festo案」)所為之判決嚴格限制專利權人於專利侵害訴訟中將「申請專利範圍(Claims)」做「均等論(Doctrine of Equivalents)」之擴張解釋，此一判決對美國專利實務造成不容忽視之衝擊[1]。Festo 公司向美國聯邦最高法院(United States Supreme Court)提出上訴請求 (Petition for certiorari)，而美國聯邦最高法院亦果如各方預期地於今年6月18日裁定同意審理(Review) CAFC對該專利侵害訴訟案所為之判決[2]。
CAFC於Festo案之判決中認為「禁止反言(Prosecution history estoppel)」之形成並非僅限於專利權人在專利申請過程中針對先前技術(Prior art) 所為之修正，而是任何為了增加專利申請案「可專利性(Patentability)」之修正，即使係為了使專利說明書符合美國專利法(35 U.S.C.)第112條之格式規定，均屬之。
美國聯邦最高法院曾於1997年的Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co.[3](以下稱「Warner-Jenkinson案」)一案中再次確認「均等論」之解釋效力，惟依據CAFC於Festo案之見解，專利權人在專利申請過程中所為之修正如果沒有明確之聲明，將被視為係為了增加專利申請案「可專利性」之修正，因此應當構成「禁止反言」，而對「均等論」之擴張解釋產生限制作用。
在向美國聯邦最高法院提出上訴請求時，Festo 公司提出了下列問題：
(1) 是否任何為了符合專利法相關規定而限縮申請專利範圍之修正只要欠缺明確理由，都會自動構成「禁止反言」，即使該等修正與先前技術無涉；及
(2) 是否「禁止反言」必然完全阻斷「均等論」之擴張解釋。
Festo 公司於上訴請求中主張CAFC於Festo案之判決觀點違反美國聯邦最高法院於Warner-Jenkinson案中對「均等論」之解釋[4]。Festo 公司並強調CAFC之判決觀點明顯偏袒涉嫌仿冒者，而且違背專利法規所欲實現之政策。
惟被告SMC公司強調CAFC之判決觀點剛好顧全了專利權人與社會公眾之間的利益平衡。Festo 公司則在答辯書中強調CAFC之判決觀點只會用來不當限縮任何修正之範圍，但是往往申請專利範圍之修正僅是用於釐清一項發明之技術範疇，而該種修正係專利申請人與審查委員之間的一種「非對立性溝通(Nonadversarial negotiation)」，因為專利申請人與審查委員的關係通常是對立的，如果任何修正都被解釋成一種限縮，並阻斷「均等論」擴張解釋之機能，則專利申請人必將排斥所有的「澄清式」修正行為。
除了Festo 公司與SMC公司的攻防之外，美國智慧財產法學會(American Intellectual Property Law Association；AIPLA)也支持Festo 公司之主張，同時強調CAFC之判決觀點嚴重減損目前仍然有效以及未來才核准之所有美國專利的實質價值。若干知名公司亦支援Festo 公司之立場[5]，並認為「回溯性」地運用CAFC在Festo案之判決觀點，將會在欠缺正當程序(Due process)的情況下剝奪專利權人之財產權，而有違程序正義之原則。
然而同時也有若干知名公司支持SMC公司之立場[6]，而且認為CAFC之判決觀點確能顧全專利權人與社會公眾之間的利益平衡，並能使「均等論」之解釋範圍更為明確[7]。由於Festo案是繼1997年之Warner-Jenkinson案以後最受矚目之美國專利侵害訴訟案關於「均等論」之解釋規則及「禁止反言」適用效力之研判案例，故其對美國「專利申請」及「侵害訴訟」實務必然產生深遠而廣泛之影響，職是之故，國內有心於研究美國專利實務與「均等論」及「禁止反言」之相關問題的專家、學者宜密切注意Festo案之後續發展。
[1] 請參本文作者2001年1月1日於本季刊第36期對Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd.案之說明。
[2] 請參Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., No. 00-1543, review granted 6/18/01。
[3] 請參520 U.S. 17, 41 USPQ2d 1865。
[4] 按美國聯邦最高法院於Warner-Jenkinson案中認為當申請專利範圍之修正理由不明確時，該種修正行為是否屬增加專利申請案「可專利性」之修正，乃是值得懷疑的。
[5] 例如Chiron Corp., Guilford Pharmaceuticals Inc., XOMA及聯邦巡迴法院律師團體等。
[6] 例如IBM Corp., Eastman Kodak Co., Ford Motor Co., 及Applera Corp.等。
[7] 請參BNA’s Patent, Trademark & Copyright Journal, Page 169, Vol. 62, No. 1529, 22 June 2001。
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